Réforme du système des marques et ses conséquences pratiques (suite)

Comme annoncé dans notre 15ème newsletter du 12 février 2020, consacrée aux changements apportés aux conditions de fond de la protection des marques, nous poursuivons la présentation détaillée de la récente réforme du système français des marques.

Cette deuxième partie détaille certains changements procéduraux du droit des marques, en attendant la mise en œuvre, le 1er avril 2020, des actions en déchéance et en nullité de marques devant l’INPI.

IMPACTS DE LA REFORME SUR LES PROCEDURES

INSTAURATION D’UNE TAXE DE DEPOT PAR CLASSE DESIGNEE 

Le régime des redevances de dépôt en matière de marques est profondément impacté par la réforme : une taxe supplémentaire doit désormais être acquittée pour chaque nouvelle classe de produits ou de services désignée au-delà de la première classe, alors qu’elle n’était sous l’ancien système exigible qu’au-delà de la troisième. Cette mesure s’accompagne d’une réévaluation substantielle du niveau des taxes (190€ par classe, à la place de 210€ pour trois classes).

>> L’objectif de ce changement est de dissuader le dépôt de marques de portée trop large par rapport au domaine dans lequel elles ont réellement vocation à être exploitées, afin de “libérer” les registres d’enregistrement de marques partiellement inexploitées.

>> Cette mesure permettra aussi, en resserrant la portée des dépôts, de moins exposer les titulaires à la déchéance partielle de leur marque, à l’heure où cette sanction s’annonce grandement facilitée par la création d’une action administrative en déchéance devant l’INPI et où l’examen des preuves d’usage devient également plus strict si l’on souhaite utiliser sa marque en opposition (voir ci-dessous).

OPPOSITION : ELARGISSEMENT DU CHAMP DE LA PROCEDURE ET DES POUVOIRS DE L’INPI

La procédure d’opposition permet depuis près de trente ans d’agir devant l’INPI pour demander, dès le stade du dépôt, le rejet d’une demande de marque portant atteinte à des droits antérieurs. Elle subit une évolution notable qui la rapproche de sa cousine européenne se déroulant devant l’EUIPO.

Les motifs d’opposition sont démultipliés : peuvent désormais être invoqués à l’appui d’une opposition la marque de renommée, la dénomination ou la raison sociale, le nom de domaine, le nom commercial ou l’enseigne, le nom de la personne morale de droit public, ainsi que l’hypothèse du dépôt non autorisé effectué par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque. En outre, une même opposition pourra désormais être fondée sur plusieurs droits, ce qui augmentera les chances de succès.

Le déroulement de la procédure est lui-même modifié : l’opposant a désormais la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement, une opposition « formelle », en justifiant uniquement de la portée de son opposition, des indications relatives à ses droits antérieurs invoqués et du paiement de la redevance. Il pourra par la suite la compléter dans un délai d’un mois en soumettant son exposé des moyens, la justification de ses droits antérieurs et la copie de la demande contestée. L’étape intermédiaire de l’émission d’un projet de décision par l’INPI disparaît, de même que le délai de six mois qui lui était imparti pour statuer. Ce dernier est remplacé par une « phase d’instruction » d’environ six mois, au cours de laquelle les parties procèdent à l’échange d’observations et de pièces, suivie d’un délai de trois mois, alloué à l’Administration pour statuer. En cas d’ouverture de discussions entre les parties aux fins de trouver un accord, ces dernières pourront présenter une demande conjointe de suspension pour une durée de quatre mois, renouvelable deux fois.

Le régime des preuves d’usage, quant à lui, est rendu plus strict, s’alignant sur celui en vigueur devant l’EUIPO : sur requête du titulaire de la demande contestée, l’opposant dont la marque invoquée est enregistrée depuis plus de cinq ans devra désormais prouver l’usage sérieux de celle-ci pour chacun des produits et services cités à l’appui de l’opposition et non plus pour un seul produit ou service de la classe opposée. Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure ne sera réputée enregistrée que pour les produits et services pour lesquels cet usage aura été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis. Enfin, l’INPI, qui ne pouvait jusqu’à présent refuser les preuves d’usage qu’en cas de défaut de pertinence avéré, se trouve désormais investi d’un pouvoir d’appréciation réel. 

Le montant de la taxe d’opposition est également réévalué (de 325€ à 400€ pour une opposition, plus 150€ par droit supplémentaire invoqué), effectif depuis le 11 décembre 2019, la nouvelle procédure d’opposition ayant elle-même commencé à s’appliquer aux demandes d’enregistrement déposées à partir de cette date, lesquelles ont été publiées dans le Bulletin Officiel du 3 janvier 2020.

>> Cet alignement partiel de la procédure d’opposition française avec celle en vigueur devant l’EUIPO ne doit pas faire perdre de vue certaines différences de taille : d’une part, l’opposition s’ouvre certes à des droits multiples, mais sous réserve d’acquitter une redevance pour chaque droit invoqué. D’autre part, la formation de l’opposition demeure soumise à un délai de deux mois (au lieu de trois mois devant l’EUIPO), à l’issue duquel l’opposant devra d’ores et déjà avoir décidé des droits qu’il souhaite invoquer contre la demande d’enregistrement contestée. Ces deux paramètres contraignent désormais l’opposant à définir avec précision sa stratégie d’action en ayant mesuré les conséquences éventuelles sur ses propres droits, notamment du risque qu’il courra, à compter du 1er avril 2020, de voir le déposant répliquer en attaquant ses propres marques antérieures en déchéance ou en nullité.
Il est, par ailleurs, probable que l’INPI, contrairement à l’EUIPO, statue sur l’ensemble des droits invoqués à l’appui de l’opposition puisque chacun aura fait l’objet du paiement d’une redevance propre.

INSCRIPTION DE MANDATAIRE :

Le décret instaure la possibilité, à l’article R.714-6, de demander l’inscription au Registre National des Marques d’un mandataire.

>> Il est recommandé de procéder à cette formalité dès que possible. En effet, à compter de l’entrée en vigueur de la procédure en déchéance et nullité de marque le 1er avril 2020, l’INPI notifiera les éventuelles actions en déchéance et nullité au mandataire de la marque attaquée inscrit au registre. A défaut de mandataire inscrit, la notification sera faite au titulaire (mais qui pourra avoir changé d’adresse sans que l’INPI n’en ait été averti) ou au dernier mandataire connu de l’INPI (avec les aléas que cela implique dans la mesure où le statut de « mandataire » n’était jusqu’à ce jour pas formalisé sur les registres ; il pouvait donc ne pas avoir été pris en compte par l’Institut malgré les demandes adressées aux services de l’INPI par les mandataires au moment des reprises en charge de portefeuilles de marques).

IMPRESCRIPTIBILITE DE L’ACTION EN NULLITE

Dernière mesure, et non des moindres, de la réforme : l’ordonnance lève un important sujet de controverse jurisprudentielle, en édictant un principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque (de même que pour les autres titres de propriété industrielle). La solution adoptée tranche aussi les nombreux débats doctrinaux entendus au cours de travaux préparatoires, puisque l’imprescriptibilité est générale, sans distinction selon les motifs de nullité. La nullité sera donc désormais susceptible d’affecter des marques parfois anciennes de plusieurs décennies.

Pour autant, en matière de motifs relatifs, la forclusion d’action continue de s’appliquer en cas de tolérance d’usage par le titulaire de la marque antérieure durant 5 ans.

DELAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTREFACON

L’action en contrefaçon demeure soumise à une prescription de 5 ans. Toutefois, la loi fixe désormais son point de départ “à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer”, alors que sous le régime antérieur ce point de départ était fixé au “jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”, conformément au droit commun. Cette modification risque d’allonger considérablement la période non soumise à prescription, car en cas de contrefaçon continue, le délai ne commencera à courir qu’à compter de la dernière vente et pourront ainsi être poursuivies ainsi qu’indemnisées, des contrefaçons remontant à plus de dix ans.

Deux derniers volets prévus par la Loi Pacte entreront en vigueur très prochainement :

• D’une part, une refonte majeure de la procédure d’examen des demandes de brevets par l’INPI, avec notamment l’introduction de l’examen de l’activité inventive et la création d’une procédure d’opposition, dont les derniers textes d’application ont été publiés le 8 mars 2020 ;
• d’autre part, la création également devant l’INPI des actions en déchéance et en nullité de marques, qui seront possibles à compter du 1er avril 2020 en alternative à la compétence des juridictions civiles.

Nous vous les présenterons en détail prochainement.

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