Brexit : Quelles conséquences pour vos droits de propriété intellectuelle ?

La période de transition faisant suite au Brexit s’achèvera le 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, la législation de l’UE n’aura donc plus d’effet au Royaume-Uni, avec pour conséquence que la protection des marques de l’UE et des modèles communautaires ne s’étendra plus au territoire britannique. Quelles mesures permettent d’y pallier ?

QUELS EFFETS SUR LES MARQUES & MODELES ?

• Vous détenez des marques de l’UE enregistrées ou des modèles communautaires enregistrés et publiés à la date du 31 décembre 2020.

Ces droits ne couvriront plus le territoire britannique à compter du 1er janvier 2021.

En revanche, à cette date, ils seront automatiquement et gratuitement « clonés » en marques ou modèles britanniques enregistrés sur les registres de l’office de propriété industrielle britannique (UKIPO), bénéficiant des mêmes dates d’enregistrement et de renouvellement. L’UKIPO ne délivra pas de certificat d’enregistrement pour ces nouveaux titres, mais leur statut sera accessible via ses bases de données depuis son site internet www.gov.uk. A l’avenir, ces titres clonés devront faire l’objet à leur prochaine échéance de renouvellements propres selon les modalités prévues par le Droit britannique, en parallèle du renouvellement de vos titre enregistrées auprès de l’EUIPO.

Ce clonage s’appliquera également si votre marque ou modèle était protégé dans l’UE via les systèmes centralisés des marques ou des modèles internationaux ; attention, le territoire britannique sera dans ce cas protégé à l’avenir directement au moyen d’une marque nationale britannique, à gérer et renouveler directement auprès de l’office britannique, et non d’une désignation britannique de la marque ou du modèle international bénéficiant d’une procédure de gestion centralisée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Il est recommandé de vérifier avant le 31 décembre 2020 que les informations concernant le titulaire de vos titres (nom, adresse) sont à jour sur les registres de l’UE, afin que ces informations soient correctement répercutées sur les registres britanniques.

Notre cabinet travaille en étroite relation avec les confrères britanniques de son réseau international pour la gestion future de ces titres locaux, et notamment leur renouvellement ou la réception de toute future correspondance émise par l’UKIPO.

Pour protéger au mieux votre marque clonée contre d’éventuelles dépôts de marques contrefaisantes, il est conseillé d’étendre votre veille au registre des marques britanniques.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce clonage automatique, en particulier si vous ne comptez pas exploiter votre titre sur le territoire britannique, si vous vous êtes engagé contractuellement à ne pas le faire, ou encore s’il risque de constituer un doublon avec un autre de vos titres déjà en vigueur sur ce territoire (droit national ou dépôt international désignant le UK), il vous sera possible d’y renoncer à compter du 1er janvier 2021, en en faisant la demande expressément auprès de l’UKIPO. Il disparaitra alors rétroactivement. Une telle renonciation ne sera toutefois pas possible si vous avez exploité ce titre cloné sur le territoire britannique, l’avez cédé ou concédé en licence, ou s’il constitue le fondement d’un procès.

• Vous avez déposé une demande de marque de l’UE non encore enregistrée ou un modèle communautaire non encore publié au 31 décembre 2020

Ce dépôt ne couvrira plus le territoire britannique à compter du 1er janvier 2021 mais ne sera pas automatiquement cloné en dépôt local.

Pendant une période courant jusqu’au 30 septembre 2021 (appelée « période de priorité » ou « période de grâce »), vous pourrez toutefois procéder volontairement au re-dépôt auprès de l’UKIPO d’une demande d’enregistrement britannique identique à votre demande européenne, et bénéficiant de la même date de dépôt ou de priorité.

Ces nouveaux dépôts britanniques seront soumis aux taxes de dépôt nationales britanniques ; à titre indicatif, le montant de la taxe de dépôt d’une marque britannique en ligne est de 170£ pour une classe de produits et services, et de 50£ par classe supplémentaire (hors honoraires).

Ils feront l’objet d’un examen de validité par l’UKIPO (sauf cas des modèles déjà enregistrés au niveau de l’UE mais dont la publication a été différée) et seront soumis, en ce qui concerne les dépôts de marques, au délai d’opposition local.

La décision de procéder à un dépôt national UK identique à votre dépôt UE devra être prise en fonction de plusieurs paramètres.

Un dépôt de votre marque au Royaume-Uni sera à envisager en particulier si vous souhaitez exploiter votre marque ou en concéder l’usage à un tiers à court-terme sur le marché britannique.

Dans l’hypothèse où vous envisagiez une extension internationale de votre marque sous priorité de votre demande de l’UE, il pourra s’avérer plus avantageux de revendiquer une protection au Royaume-Uni dans le cadre de cet enregistrement international.

• Vous avez de nouveaux projets de dépôts de marque ou modèle pour 2021

Si vous souhaitez bénéficier d’une protection de votre future marque ou modèle sur le territoire britannique, il sera nécessaire de procéder spécifiquement à un dépôt dans cette zone, soit au moyen d’un dépôt direct auprès de l‘UKIPO, soit via le système d’enregistrement international. La stratégie de recourir à un système plutôt qu’à l’autre dépendra de la nature et l’envergure de votre projet.

• Quid de l’usage sérieux de votre marque sur le territoire britannique ?

Toute marque de l’UE ne faisant pas l’objet d’un usage sérieux sur ce territoire pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance.

A compter du 1er janvier, l’usage d’une marque sur le territoire britannique ne sera plus pris en compte pour valider l’usage sérieux d’une marque de l’UE. De même, toute marque enregistrée localement au Royaume-Uni devra faire l’objet d’un usage sérieux spécifiquement sur ce territoire pour échapper à la déchéance.

Toutefois, tout usage d’une marque britannique clonée réalisé dans l’UE antérieurement au 1er janvier 2021 vaudra usage de cette marque sur le territoire britannique. L’importance de la prise en compte de cet usage dans l’appréciation de l’usage sérieux décroitra ensuite progressivement. Idem pour la réputation d’une marque britannique acquise dans l’UE avant le 1er janvier 2021.

Réciproquement, l’usage d’une marque de l’UE réalisé sur le territoire britannique antérieurement au 1er janvier 2021, sera considéré comme un usage dans l’UE (mais pas la réputation acquise sur le territoire britannique).

Afin de consolider vos droits sur votre marque britannique clonée, il sera nécessaire d’en faire un usage au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021. A l’inverse, si vous aviez jusqu’alors exploité votre marque de l’UE uniquement au Royaume Uni, il faudra en entreprendre l’usage dans l’UE pour échapper à un risque de déchéance.

QUELS AUTRES IMPACTS DU BREXIT EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

• Aspects contractuels

Si vous êtes partie à un contrat, tel qu’un accord de coexistence, conclu antérieurement au 31 décembre 2020 et dont la portée s’étend au territoire de l’UE, il ne couvrira plus le territoire britannique à compter du 1er janvier 2021. En fonction de la nature et du contexte de ce contrat, un avenant pourra s’avérer nécessaire pour corriger cette portée.

• Brevets européens et certificats complémentaires de protection

Les brevets européens n’étant pas des titres unitaires délivrés sur la base d’une règlementation de l’UE, ils ne sont pas impactés par le Brexit.

Quant aux CCP, ils sont et demeurent des titres nationaux ; ils étaient délivrés jusqu’à présent sur la base d’un règlement de l’UE, mais la loi britannique a été adaptée pour intégrer cette réglementation au niveau national à compter du 1er janvier 2021.

En conclusion, nous vous recommandons de faire procéder à un audit de votre portefeuille de titres de propriété industrielle et de vos contrats, afin de définir au cas par cas la meilleure stratégie à adopter pour sécuriser vos droits.

N’hésitez pas à contacter à cette fin notre équipe marques, modèles et contrats.

Delphine RUDLOFF,
Associé – Avocat
Directrice du département marques et modèles
Delphine.rudloff@abello-ip.com

Mathilde JUNAGADE
Avocat
Mathilde.junagade@abello-ip.com