STRATEGIES D’OPT-OUT (OU DEROGATION), PENDANT LA « SUNRISE PERIOD » DU 1^ER MARS AU 31 MAI 2023 – 2/3

Comme indiqué dans notre première Newsletter du 12 décembre dernier, c’est officiel : la JUB devrait ouvrir ses portes et recevoir ses premiers dossiers le 1^er juin 2023, soit deux mois plus tard que la date précédemment annoncée du 1^er avril 2023¹. Cette deuxième Newsletter a pour objectif d’expliquer les implications stratégiques de l’« opt-out » pour les titulaires et demandeurs de brevets et demandes de brevets européens.

La troisième Newsletter (à paraître le mois prochain) sera consacrée aux enjeux, notamment procéduraux, de la mise en place de la JUB, laquelle va entraîner des changements radicaux sur le plan contentieux, notamment eu égard aux délais de jugement (très courts), aux dommages et intérêts, aux injonctions, etc.

Dans les États participants², la compétence de la JUB peut être résumée ainsi :

• Par principe, tous les brevets unitaires (BU³) et les brevets européens classiques (EP) sont soumis à la juridiction de la JUB.

• Cependant, pendant une période transitoire de 7 ans⁴ à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB)⁵ :
  • Les juridictions nationales ou autorités nationales resteront compétentes pour connaître d’une action en contrefaçon ou en nullité d’un brevet EP⁶. Autrement dit, durant cette période, il y aura une compétence concurrente de la JUB et des juridictions nationales pour le contentieux des brevets EP : les brevetés pourront choisir de défendre leurs brevets EP, et les tiers pourront choisir de les attaquer, soit devant la JUB soit devant une juridiction nationale.
  • Les titulaires et demandeurs de brevets EP pourront décider de déroger à la compétence de la JUB, en exerçant une option de retrait appelée « opt-out »⁷.
  • En exerçant l’opt-out, les brevets EP ne seront plus soumis à la compétence de la JUB ; seules les juridictions nationales seront compétentes.
  • L’opt-out pourra être retiré à tout moment (c’est-à-dire y compris après la fin de la période transitoire), sous réserve qu’aucune action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale pour le brevet ou CCP en cause. Cette faculté communément appelée « opt-in », si elle est exercée, sera irrévocable.

¹ Le communiqué de la JUB est disponible sur ce lien officiel.
² À ce jour au nombre de 17 États membres de l’UE : Portugal, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Danemark, Autriche, Slovénie, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie et Malte.
³ Brevet européen à effet unitaire, désigné pour simplifier Brevet Unitaire (BU).
⁴ Qui pourrait être prolongée de 7 ans supplémentaires, après consultation menée par le comité administratif de la JUB auprès des utilisateurs du système, 5 ans après l’entrée en vigueur de l’AJUB (article 83.5 AJUB).
⁵ L’AJUB est disponible sur ce lien. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1^er juin 2023.
⁶ Article 83.1 AJUB.
⁷ Article 83.3 AJUB.
⁸ Article 83.4 AJUB

Dans les États non-participants (voir notre Newsletter précédente), les brevets EP restent soumis à la compétence exclusive des juridictions nationales.

Principes pratiques essentiels sur l’opt-out

L’exercice de l’opt-out est soumis à plusieurs conditions qu’il convient de garder à l’esprit :

• L’opt-out est uniquement possible pour les brevets et pour les demandes de brevet EP publiées⁹. Les BU ne peuvent pas faire l’objet d’un opt-out. L’opt-out s’applique à tous les États participants désignés dans le brevet EP ; dès lors, si un BU est obtenu, il ne sera jamais possible de solliciter un opt-out, même pour des États participants non couverts par le BU parce qu’ils auront rejoint l’AJUB postérieurement à l’obtention du BU.

• L’opt-out n’est plus possible si une action a déjà été engagée devant la JUB (le brevet est alors définitivement verrouillé, en d’autres termes « locked-in », dans le système JUB)¹⁰.

• L’opt-out peut être demandé de façon anticipée, au plus tôt 3 mois avant l’entrée en vigueur de l’AJUB, pendant la période appelée « sunrise period »¹¹, qui débutera finalement le 1^er mars 2023. Cette possibilité d’opt-out anticipé a pour but d’éviter d’être « locked-in » dans le système JUB, ce qui serait le cas si un tiers lançait une action devant la JUB le 1^er juin 2023 à 00h01.

• L’opt-out peut encore être demandé après l’entrée en vigueur de l’AJUB, à tout moment et au plus tard 1 mois avant la fin de la période transitoire initiale de 7 ans¹².

• L’opt-out se demande auprès du greffe de la JUB, via le « UPC Case Management System » (CMS). Il est recommandé de passer par un représentant habilité, tel qu’un avocat ou un mandataire en brevets européens, en raison des subtilités afférentes à cette demande qui seront exposées dans la suite de cet article.

• Quand le brevet (ou la demande de brevet) EP est détenu(e) par plusieurs personnes, tous les titulaires (ou demandeurs) doivent faire la demande d’opt-out simultanément¹³. À défaut, l’opt-out est invalide. Si la personne qui demande l’opt-out n’est pas le titulaire ou demandeur dans les registres (de l’OEB ou de l’INPI), elle doit déposer une déclaration selon laquelle elle est bien propriétaire du brevet ou de la demande EP¹⁴.

• Si aucune action n’a été engagée entre-temps devant une juridiction nationale¹⁵, l’opt-out peut être retiré à tout moment, autrement dit le brevet (ou la demande) EP sera replacé(e) sous la compétence concurrente de la JUB (puis la compétence exclusive à la fin de la période transitoire). On parle alors d’« opt-in ». Il ne sera alors plus possible de faire un nouvel opt-out par la suite¹⁶. Tous les titulaires (ou demandeurs) du brevet (ou de la demande de brevet) doivent faire simultanément ce retrait d’opt-out, pour qu’il soit valide¹⁷. Le retrait n’est donc plus possible si une action nationale a déjà été engagée : on dit que le brevet est alors « locked-out ».

• Dans la mesure où le greffe de la JUB n’effectuera aucun contrôle d’identité des demandeurs d’opt-out ou d’opt-in, certains acteurs se sont inquiétés du risque d’opt-out ou opt-in illégitimes et/ou frauduleux, qui pourraient exposer un brevet à une action devant la JUB ou une juridiction nationale contre la volonté des titulaires ou demandeurs de brevet. Le Règlement de procédure de la JUB (RPJUB) a été modifié pour répondre à ces inquiétudes, via la règle 5A, qui prévoit une procédure simplifiée et rapide auprès du greffe pour demander la suppression d’une demande d’opt-out ou d’opt-in non autorisée en motivant sa demande¹⁸.

• La demande d’opt-out prendra effet dès son inscription au registre par le greffier¹⁹. À moins que l’opt-out ne soit retiré, il restera en vigueur durant toute la durée de protection du brevet EP. Autrement dit, il perdurera même après la fin de la période transitoire de 7 ans.

⁹ Règle 5.1 du Règlement de procédure de la JUB (RPJUB) disponible sur ce lien.
¹⁰ Article 83.3 AJUB.
¹¹ Prévue à la règle 5.12 RPJUB.
¹² Article 83.3 AJUB.
¹³ Règle 5.1 (a) (1^ère phrase) RPJUB.
¹⁴ Règle 5.1 (a) (2^e phrase) RPJUB.
¹⁵ Article 83.4 AJUB.

À partir du 1^er mars 2023, les titulaires et demandeurs de brevets auront le choix entre deux attitudes vis-à-vis de l’opt-out :

• Ne rien faire, et dans ce cas tous leurs brevets et demandes de brevets EP seront soumis à la juridiction concurrente des tribunaux nationaux et de la JUB dans les États participants ; ou
• Faire une demande d’opt-out, pour certains ou pour l’ensemble de leurs brevets et demandes de brevets EP de leur portefeuille, pour les exclure de la juridiction de la JUB.

Afin de les aider dans ce choix, il convient de discerner les avantages et les inconvénients d’être soumis à la juridiction de la JUB.

La JUB va permettre une centralisation du contentieux des brevets présentant de nombreux avantages pour les titulaires et demandeurs de brevets :

• Pour les litiges en contrefaçon transnationaux, une action en contrefaçon unique pourra désormais être introduite devant la JUB (au lieu d’une action devant chaque juridiction nationale où la contrefaçon est reprochée comme c’est le cas actuellement), permettant l’obtention d’une seule décision valable dans tous les États participants à la JUB en même temps (soit 17 pays au départ, et probablement 25 voire 27 pays dans un proche avenir) avec une réduction substantielle des coûts de procédure ;

• De manière générale, la JUB devrait permettre d’obtenir une décision plus rapide (la procédure devant la JUB est censée durer une année²⁰) que devant les juridictions nationales ;

• Il sera enfin possible d’obtenir une mesure d’interdiction de portée transnationale, comme en matière de marques et de modèles européens ;

• Les dommages et intérêts pour indemniser de la contrefaçon seront substantiellement plus élevés (car les actes de contrefaçon indemnisés porteront sur tous les États participants à la JUB) ;

• La JUB met à la disposition de ses utilisateurs de nombreux moyens de preuve²¹ afin d’apporter la preuve de la contrefaçon reprochée (saisie-contrefaçon, production forcée de documents, expertise judiciaire, auditions des parties et des témoins, tests comparatifs et expériences) ;

• Dès lors que le contentieux sera unifié devant la JUB, on peut espérer une plus grande harmonisation des décisions au niveau européen, ce qui contribuera à augmenter la sécurité juridique. C’est d’autant plus le cas que les décisions de la JUB seront rendues par un panel de juges sélectionnés parmi les plus expérimentés en Europe en litiges de brevets, lequel comprendra quasi-systématiquement un juge technicien spécialisé dans le domaine technique du brevet (généralement mandataire en brevets européens ou ancien examinateur de brevets).

¹⁶ Règle 5.10 RPJUB.
¹⁷ Règle 5.7 RPJUB, par référence à la règle 5.1 (a).
¹⁸ Règle 5A RPJUB.
¹⁹ Article 83.3 (dernière phrase) AJUB.

Bien que cette juridiction doive encore faire ses preuves, la JUB devrait être un outil puissant au service des brevetés, qui leur permettra d’assurer une défense plus efficace de leur(s) brevet(s) en passant par un guichet unique.

S’il fallait mentionner un inconvénient de la JUB, et il est d’importance, c’est certainement le risque de révocation centrale de leur brevet auquel s’exposent les titulaires. En effet, avec la JUB, un tiers pourra introduire une action en nullité unique devant la division centrale²² (ou devant les divisions locales, de manière reconventionnelle à une demande en contrefaçon²³) et faire annuler le brevet dans tous les États participants. Toutefois, ce risque est à tempérer, car il existe déjà avec la possibilité de faire opposition au brevet européen, dans le délai de 9 mois à compter de sa délivrance. La différence est donc que cette attaque centrale sera possible à tout moment et ne sera pas limitée dans le temps.

Néanmoins, afin de se prémunir contre un tel risque, il sera possible pour les demandeurs de brevets, dans quelques États participants, dont la France et l’Allemagne, de sécuriser leur invention grâce au système dit de « double protection ». Autrement dit, à partir du 1^er juin 2023, les demandeurs pourront pour une même invention obtenir une double protection par (i) un brevet national français et (ii) par un brevet unitaire ou un brevet EP n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out²⁴. Ce système est une avancée majeure pour les demandeurs de brevets ; il contraste avec la situation actuelle où un brevet français ne peut coexister avec un brevet EP validé en France, car le premier cesse de produire ses effets dès qu’il couvre la même invention que le brevet EP²⁵, si ce dernier survit à une procédure d’opposition ou à l’issue du délai d’opposition de 9 mois. Ce système de double protection permettra ainsi aux brevetés de conserver une protection par un brevet national dans l’hypothèse où le brevet EP serait annulé par la JUB, et donc de réduire le risque de « mettre tous les œufs dans le même panier ».

²⁰ Point 7 du préambule du RPJUB.
²¹ Article 53 AJUB.
²² Article 33.4 AJUB.
²³ Article 33.3 AJUB.
²⁴ À noter que les règles de double protection seront variables suivant les pays : voir notre précédente newsletter sur ce sujet disponible sur ce lien.

Opt-out ou pas d’opt-out : comment choisir ?

Bien que la JUB présente de nombreux avantages, le fait qu’il s’agisse d’une juridiction nouvelle – dont la jurisprudence unitaire est à construire par des juges plurinationaux – peut conduire certains titulaires et demandeurs de brevets EP à légitimement se demander s’il convient de faire un opt-out, le temps de « voir », pour ne pas « essuyer les plâtres ».

Toutefois il convient de garder à l’esprit la « long arm juridiction » de la JUB : n’importe quelle partie peut être attraite devant la JUB par d’autres brevetés, même si elle a fait un opt-out pour chacun de ses propres brevets EP. Dans une telle hypothèse, elle en subira les inconvénients (temps de défense réduit par rapport au demandeur, méconnaissance du fonctionnement de la Juridiction), sans les avantages en demande (injonction et dommages-intérêts paneuropéens dans un délai de jugement d’environ un an).

C’est pourquoi un choix raisonné au cas par cas, qui tienne compte de tous les paramètres stratégiques, est à privilégier.

Pour faciliter cette réflexion, nous avons établi ci-après une liste non exhaustive de critères qui peuvent influencer le choix de faire un opt-out ou non :

• La valeur stratégique de l’invention couverte par le brevet et la stratégie contentieuse de l’entreprise
  Si la demande ou le brevet couvre une technologie stratégique pour l’entreprise, rester devant la JUB permettra de défendre efficacement ce brevet en cas de contrefaçon et de bénéficier d’une décision ayant des effets dans tous les États parties à la JUB avec des dommages et intérêts plus élevés. Une décision positive devant la JUB pourrait aussi avoir un « effet domino » indirect sur la résolution des litiges devant d’autres juridictions.

• La solidité ou la faiblesse du brevet ou du portefeuille de brevets
  Les demandeurs ou titulaires de brevet pourront être tentés de faire une demande d’opt-out pour des brevets faibles dont ils savent que la validité pourrait être facilement contestée devant la JUB. En revanche, s’ils savent leurs brevets solides sur le plan de la validité (notamment s’ils ont déjà survécu à un litige ou à une procédure d’opposition devant l’OEB), le risque d’une révocation centrale devant la JUB est plus faible et la demande d’opt-out n’est pas forcément pertinente.

• La situation du demandeur ou titulaire de brevet sur le marché vis-à-vis de ses concurrents
  Certains titulaires de brevets pourront penser que la solution la plus sûre est de faire une demande d’opt-out pour la plupart voire tous les brevets de leur portefeuille. Outre le fait que cette approche va nécessiter de poursuivre une politique d’opt-out à chaque dépôt d’une nouvelle demande de brevet EP, il conviendra d’agir vite, car l’opt-out n’est possible que si aucune action portant sur le brevet EP en question n’a déjà été engagée devant la JUB, y compris par un tiers. Si un brevet est fragile et/ou si son titulaire craint que l’un de ses concurrents n’engage une action en nullité devant la JUB, il devra faire une demande d’opt-out aussi vite que possible à compter de la publication de la demande pour éviter qu’un concurrent ne saisisse la JUB avant²⁶, bloquant ainsi la possibilité d’exercer un opt-out.

• À l’inverse, les titulaires qui envisagent de faire un opt-out sur tout ou partie de leur portefeuille en comptant sur la possibilité de le retirer (opt-in) juste avant d’agir en contrefaçon devant la JUB, doivent garder à l’esprit le risque d’être « locked-out ». En effet, une telle stratégie pourrait être contrecarrée par un concurrent simplement en initiant une procédure nationale²⁷ impliquant le(s) brevet(s) en question dans n’importe quel État participant préalablement au retrait de l’opt-out.

• En cas d’opt-out, si le titulaire envisage d’initier une action devant un tribunal national parce que la contrefaçon est limitée au territoire d’un seul État, il devra veiller à faire un opt-in au préalable, s’il veut éviter de se retirer lui-même la possibilité d’agir ultérieurement devant la JUB en cas de contrefaçon transnationale.

²⁵ Article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa version actuellement en vigueur.

La décision de permettre ou non la compétence de la JUB dépendra de la situation de chaque entreprise, voire de chaque brevet. Une réflexion globale sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l’opt-out doit être menée dès maintenant avec vos conseils afin d’être prêt pour le lancement de la JUB.

D’ici le 1^er mars 2023, comment se préparer ?

Les demandeurs et titulaires de brevets doivent se préparer dès à présent au lancement de la JUB, ce qui passe par :

• La définition d’une stratégie vis-à-vis de l’opt-out, en faisant le choix de rester dans le système JUB ou d’en sortir.

• En cas de décision d’opt-out, avec l’aide de votre conseil :
  • Définir la liste des brevets devant faire l’objet d’un opt-out.
  • Recueillir l’accord de tous les titulaires ou demandeurs des brevets dont l’opt-out est envisagé, car tous doivent déposer la demande d’opt-out.
  • Vérifier qu’ils sont bien tous inscrits comme titulaires (ou demandeurs) du brevet dans tous les États européens où le brevet est en vigueur (ou la demande est déposée).
  • Si un accord de licence a été conclu sur un brevet dont l’opt-out est envisagé, revoir l’accord de licence pour vérifier les éventuelles clauses applicables au sujet de la JUB et de l’opt-out, notamment pour vérifier si un consentement du licencié est requis.
  • De manière générale, l’ensemble des contrats impliquant des brevets EP (contrat de R&D, contrat de consortium, contrat de collaboration, etc.) doit être audité afin d’examiner l’impact de la JUB sur ceux-ci, et si nécessaire les modifier par avenants ; ceci pour régler par avance la question du dépôt éventuel d’un BU, d’une double protection, du dépôt d’un opt-out ou opt-in, du lancement d’une action devant une juridiction nationale ou la JUB, etc.
• Réfléchir au dépôt d’un brevet national (ou à son maintien) en complément d’un brevet EP ou d’un BU afin d’obtenir une double protection de l’invention par brevet.

²⁶ Voir l’article 32.1 AJUB – en introduisant, par exemple, une action en nullité, en constatation de non-contrefaçon ou une action visant à obtenir une mesure provisoire ou conservatoire et des injonctions.
²⁷ Comme par exemple, une action en constatation de non-contrefaçon, une action en nullité, ou une action visant à obtenir une mesure provisoire ou conservatoire et des injonctions, y compris à l’égard d’une demande de brevet européen (règle 5(6) RPJUB).

STÉPHANIE ROLLIN DE CHAMBONAS
Avocat
stephanie.rollindechambonas@abello-ip.com

GUILLAUME DUBOS
Associé – Avocat
Directeur Adjoint du département Contentieux
guillaume.dubos@abello-ip.com

THOMAS LECONTE
Mandataire Européen en Brevets
thomas.leconte@abello-ip.com