Elle apporte des nouveautés en matière d’inventions de salariés, et plus spécifiquement d’inventions de mission. Ces nouveautés concernent donc tout employé des entreprises soumises à la CCNM qui est l’auteur d’une invention réalisée en exécution (i) d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives ou (ii) d’études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées.
La CCNM s’applique obligatoirement, en France métropolitaine, à toutes les entreprises dont l’activité est visée par l’Accord national du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie. Il s’agit des entreprises dont l’activité principale les rattache à l’un des codes « APE » énumérés dans ledit Accord, même si elles ne sont pas adhérentes à l’une des organisations signataires de la CCNM (la CCNM ayant été étendue par Arrêté du 14 décembre 2022).
A la lumière de son champ d’application temporel, la CCNM devrait s’appliquer aux inventions de mission brevetables créées à partir du 1er janvier 2024.
Des actions peuvent être requises pour s’y conformer.
Principaux changements de la CCNM en matière d’inventions de salariés
Outre une reprise des dispositions du Code de la propriété intellectuelle (ci-après le « CPI ») en la matière, la CCNM prévoit des règles nouvelles :
Elle fixe un montant minimum de rémunération supplémentaire de 300 euros, que l’employeur doit verser à tout salarié auteur d’une invention de mission
Tant par simplicité que par prudence, il pourrait être retenu comme date de départ du délai de prescription la date à laquelle le salarié a rempli sa déclaration d’invention, car la date effective de réalisation de l’invention est généralement difficile à déterminer.
Ce délai de prescription est bref comparé à celui de droit commun de 5 ans, mais plus long que le délai de prescription de 2 ans de l’article L1471-1 du même Code (créé par une loi du 14 juin 2013), qui devrait remplacer le délai de droit commun en matière de paiement du juste prix d’une invention hors-mission attribuable, sous réserve de l’interprétation qui en sera faite par les tribunaux.
Elle prévoit en outre l’obligation, pour l’employeur, d’examiner « les modalités d’un éventuel complément de rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d’une invention de mission, notamment lorsque l’invention présente un intérêt exceptionnel pour l’entreprise«
Conséquences pour les entreprises
Ce nouveau mécanisme de rémunération supplémentaire met fin à une version obsolète et en partie illégale de la CCNM.
Rappelons en effet que depuis une décision de la Cour de cassation du 22 février 2005, les dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, prévoyant une rémunération supplémentaire pour les seules inventions « présentant pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur », étaient inapplicables. La Cour avait en effet considéré qu’elles étaient réputées non écrites, étant trop restrictives par rapport à l’article L611-7 du CPI fixant une obligation d’ordre public pour l’employeur de verser une rémunération supplémentaire au salarié inventeur.
Désormais, l’intérêt exceptionnel d’une invention ne constitue donc plus qu’un facteur parmi d’autres de détermination d’un éventuel complément de rémunération supplémentaire (ci-après le « CRS »), venant s’ajouter à une rémunération supplémentaire « plancher » de 300 €.
Les dispositions de la CCNM pourraient être interprétées par les tribunaux comme créant une obligation pour les employeurs de verser un CRS après examen de la valeur de l’invention par un comité brevet, selon des critères à définir, dont celui de « l’intérêt exceptionnel » pour l’entreprise. Il serait donc prudent d’intégrer les modalités de cet examen et de déterminer ces critères dans les politiques propriété intellectuelle des entreprises.
La jurisprudence en la matière a considéré que peuvent présenter un « intérêt exceptionnel » les inventions particulièrement innovantes ou de rupture conférant une avancée technologique, celles générant ou laissant espérer des revenus (chiffre d’affaires, marge) élevés pour l’entreprise, ou encore celles ayant bénéficié d’investissements de développement importants. Il ne s’agit là que d’exemples, l’intérêt exceptionnel étant fonction du contexte de l’invention et de la nature des activités de l’entreprise.
A noter : la CCNM ne s’applique pas aux stagiaires. Les inventions réalisées par des stagiaires dans les entreprises relevant de la CCNM sont donc soumises au régime général des inventions de stagiaires, créé par l’ordonnance du 15 décembre 2021 et ses décrets d’application du 11 août 2023. L’ordonnance du 15 décembre 2021 a en effet instauré un système inspiré de celui des salariés pour les stagiaires inventeurs ou auteurs de logiciels (voir notre Newsletter détaillée sur ce régime).
Par simplicité et prudence à nouveau, il est recommandé d’aligner le régime des inventions de stagiaires avec celui des inventions de salariés dans la politique propriété intellectuelle de l’entreprise, en prenant soin de tenir compte des différences de rédaction entre les textes régissant ces deux régimes pour limiter les risques juridiques (par exemple, les notions de « contrepartie financière » et « d’organisme d’accueil » sont propres au régime des inventions de stagiaires).
Une revue des modèles de contrats de travail et avenants, ainsi qu’une révision des politiques internes et accords d’entreprises en matière d’inventions de salariés et stagiaires, peuvent donc être nécessaires pour s’assurer de leur conformité aux nouvelles dispositions de la CCNM et limiter le risque de réclamation à l’avenir.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
MICHEL ABELLO Managing Partner michel.abello@abello-ip.com
Suite à la ratification par l’Allemagne de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB)1 le 17 février dernier, il est désormais certain que la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) ouvrira ses portes le 1er juin 20232. Le contentieux des brevets en Europe est donc sur le point de connaître l’un des plus importants changements de son histoire.
Notre Newsletter n°2 sur la JUB traitait des implications stratégiques de l’« opt-out ». Nous avons vu que tous les brevets unitaires (BU3) et les brevets européens classiques (EP) sans opt-out seront soumis à la juridiction de la JUB. Il est désormais nécessaire de présenter ce à quoi devront s’attendre les justiciables engagés dans une procédure devant la JUB.
Nous présenterons les principales caractéristiques de la procédure JUB, et les différentes phases d’une procédure type jusqu’au jugement du Tribunal de première instance. Les actions possibles pour conserver les preuves de la contrefaçon ainsi que les actions provisoires pour faire cesser rapidement une menace de contrefaçon seront également abordées.
Focus sur quelques caractéristiques saillantes de la procédure JUB
Présentation de la JUB
La JUB est une nouvelle juridiction civile internationale et supranationale, et la première au monde entièrement dématérialisée, qui va modifier en profondeur le contentieux des brevets en Europe en le simplifiant et le centralisant. Elle permettra d’obtenir une décision valable sur le territoire de tous les États participants. Ainsi, pour les litiges où des actes de contrefaçon ont lieu dans plusieurs États, une action unique pourra être introduite devant la JUB (au lieu d’une action devant chaque juridiction nationale où la contrefaçon est reprochée) conduisant à l’obtention d’une seule décision ayant des effets dans les 17 États participants (et à long terme, dans tous les États membres de l’UE), et même au-delà dans tous les États désignés du brevet européen dans certaines circonstances.
Sur le plan de son organisation, la JUB comprend un seul Tribunal de première instance, une seule Cour d’appel et un greffe4. Le Tribunal de première instance est composé d’une division centrale dont le siège est à Paris, avec une section à Munich (et peut-être également à Milan), ainsi que de plusieurs divisions locales et régionales dans toute l’Europe5. La Cour d’appel a son siège à Luxembourg6.
La JUB a une composition multinationale et comprend à ce jour 85 juges au total : 34 juges qualifiés sur le plan juridique et 51 juges qualifiés sur le plan technique7. Les juges ont été choisis à l’issue d’un processus très sélectif, qui a permis de retenir des juges disposant du plus haut niveau de compétence et d’une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets. Beaucoup exerceront au départ à temps partiel.
Une procédure conçue pour être rapide
Le Règlement de procédure de la JUB (RPJUB)8 prévoit que l’audience finale sur les questions de contrefaçon et de validité doit se tenir dans un délai d’un an9. Ce délai est compté à partir de la date de réception du mémoire en demande par le greffe de la JUB10.
Il s’agit d’une procédure préformatée comprenant les étapes suivantes :
En vue de tenir ce calendrier, les délais au cours de la procédure écrite sont prédéterminés et très courts, généralement bien plus que les délais classiquement octroyés devant la plupart des juridictions nationales des États participants.
En effet, pour une action en contrefaçon de brevet, les échanges d’écritures durant la procédure écrite sont censés s’étaler sur une période de six à neuf mois comme suit11 :
7 La liste des juges est disponible sur ce lien. 8 Le RPJUB est disponible sur ce lien. 9 Préambule du RPJUB, paragraphe 7. 10 Règle 17.4 RPJUB : « L’affaire est considérée engagée devant la Juridiction à compter de la date de réception attribuée au mémoire en demande ». 11 Règle 23, Règle 29 (a)(b)(c)(d) RPJUB.
Pour une action en nullité de brevet, les délais sont encore plus courts puisque le défendeur doit déposer son mémoire en défense dans un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire en nullité. Le mémoire en défense peut inclure une demande reconventionnelle en contrefaçon12.
Après la procédure écrite, vient la procédure de mise en état, au cours de laquelle le juge rapporteur peut prendre diverses mesures qu’il juge nécessaires à l’affaire en vue de l’audience orale. Il peut par exemple demander aux parties de fournir des explications sur des points spécifiques, répondre à des questions spécifiques, produire des preuves et/ou des documents. La conférence de mise en état, si elle est ordonnée, permet au juge rapporteur de clarifier la position des parties, établir un calendrier, explorer avec les parties les possibilités de régler le litige amiablement, rendre des ordonnances relatives à la production de preuves, etc. C’est lui qui fixe la date de l’audience orale. La procédure de mise en état doit durer 3 mois13. La procédure orale consiste en une audience d’une journée14.
Cette procédure resserrée devant la JUB est un atout pour les brevetés, qui obtiendront une décision au fond plus rapidement que devant les juridictions nationales des États participants à la JUB. Par exemple, en France, il faut compter environ 1,5 à 2 ans avant d’avoir une première décision au fond pour une action en contrefaçon avec demande reconventionnelle en nullité (sans incident de procédure).
Il s’agira toutefois d’un nouveau défi pour les parties et leurs conseils, qui devront être très réactifs tout au long de la procédure. Les demandeurs, qui peuvent préparer leur dossier plusieurs mois avant l’engagement d’une action, devraient être moins affectés que les défendeurs, qui auront un temps limité pour préparer leur défense. Ils n’auront en effet que trois mois pour conduire une éventuelle recherche d’antériorités, trouver les moyens de nullité du ou des brevets opposés, et se défendre sur la contrefaçon. Toutefois, par pragmatisme, le RPJUB prévoit que les juges de la JUB pourront appliquer les règles de procédure « d’une manière souple et équilibrée »15 afin d’organiser la procédure « de la manière la plus efficace et économique qui soit »16. Cette flexibilité pourra prendre la forme de délais supplémentaires (même de manière rétroactive17) pour des actions complexes par exemple, ou encore d’un échange de mémoires supplémentaires18. Mais inversement, pour les actions simples, la Juridiction pourra décider de raccourcir les délais19. C’est l’expérience qui montrera dans quelle mesure les juges useront de cette souplesse dans les premières années de la JUB afin qu’elle conserve son attractivité.
À noter que devant la JUB, la détermination du montant des dommages et intérêts alloués à la partie ayant obtenu gain de cause pourra faire l’objet d’une procédure séparée après la décision au fond. De même, pourra être engagée une procédure séparée relative aux frais.
12 Règles 49, 51, 52 RPJUB. 13 Règle 101.3 RPJUB. 14 Règle 113 RPJUB. 15 Point 4 du préambule du RPJUB. 16 Point 4 du préambule du RPJUB. 17 Règle 9.3(a) RPJUB. 18 Règle 36 RPJUB. 19 Règle 9.3(b) RPJUB.
Une procédure nécessitant de « tout mettre sur la table dès le début »
Dans l’optique de tenir le délai d’un an, le RPJUB impose à chaque partie de présenter l’ensemble de ses arguments et preuves dès ses premières écritures (c’est-à-dire le mémoire en demande ou le premier mémoire en défense). Les parties et leurs conseils devront être très vigilants à ce sujet car la sanction est drastique : la Juridiction pourra ignorer les diligences, faits, preuves ou arguments qu’une partie n’aurait pas accomplis ou soumis dans un délai fixé par la JUB20. Pour toute modification des demandes ou modification de la nature de son affaire, une partie devra solliciter une demande d’autorisation préalable auprès du juge, en justifiant pourquoi cette modification ne pouvait pas être effectuée dès le départ (à l’exception d’une limitation inconditionnelle des demandes, qui sera toujours accordée)21. En pratique, cette exigence procédurale implique :
Pour le demandeur en contrefaçon, de présenter tous ses arguments de contrefaçon du brevet dès son premier mémoire avec toutes ses preuves, offres de preuves, et procédures devant être engagées aux fins de compléter les preuves. Stratégiquement, il sera donc préférable de faire procéder à toutes les mesures d’obtention de preuves avant l’engagement de l’action, bien que le juge-rapporteur puisse en ordonner pendant la conférence de mise en état22.
Pour le défendeur à une action en contrefaçon, de soulever tous ses arguments de non-contrefaçon ainsi que toutes ses attaques en nullité du brevet dès son premier mémoire en défense, ce qui implique que les recherches d’art antérieur devront être menées dans un laps de temps très court, et que toutes les antériorités devront être soulevées dès le début.
Les taxes de procédure devant la JUB : un nouveau paramètre à prendre en compte
La JUB étant censée s’autofinancer, des taxes de procédure sont à prévoir. Il s’agit d’une nouveauté de taille pour les justiciables, qui, dans certaines juridictions nationales comme la France, n’ont aucune taxe à verser avant d’engager une action en matière de brevets23.
Ces taxes comprennent un montant fixe et, pour certaines actions, un montant fondé sur la valeur du litige24. Dans sa décision du 8 juillet 2022, le comité administratif a fixé le montant des taxes25 pour les principales actions en matière de brevets :
Taxes fixes : 11.000 euros pour une action en contrefaçon, une action reconventionnelle en contrefaçon ou une demande de mesures provisoires. Pour une action en nullité, le montant est de 20.000 euros.
Taxes fondées sur la valeur du litige : elles ne concernent que certaines actions (en substance les actions en contrefaçon ou similaires, comme l’action déclaration en non-contrefaçon ou l’action en fixation des dommages et intérêts), et peuvent varier de 2.500 euros pour un litige dont la valeur est supérieure à 500.000 euros, à 325.000 euros pour un litige de plus de 50 millions d’euros. Les parties indiquent dans le mémoire en demande et en défense la valeur du litige, laquelle est ensuite fixée par le juge rapporteur lors de la conférence de mise en état. La présentation des critères pour déterminer la valeur du litige dépasse l’objet de cette newsletter, et les parties se reporteront, avec leurs conseils, aux directives du comité administratif de la JUB pour la déterminer.
20 Règle 9.2 RPJUB. 21 Règle 263 RPJUB. 22 Règle 103 (a) et Règle 104 (e) RPJUB. 23 En France, la seule exception (qui n’est pas propre aux brevets) est le timbre de 225€ applicable à toutes les procédures d’appel avec représentation obligatoire. 24 Article 36 AJUB. 25 Comité administratif – Tableau des frais de procédure – Décision du 8 juillet 2022 disponible sous ce lien.
Afin d’alléger ces taxes, le règlement de procédure prévoit une réduction de 40% pour les petites et micro-entreprises26. De plus, des remboursements partiels sont prévus en cas de retrait ou de transaction, dont le montant dépend de l’avancement de la procédure : 60% avant la clôture de la procédure écrite, 40% avant la clôture de la procédure de mise en état et 20% avant la clôture de la procédure orale27. Si l’affaire est entendue par un juge unique, un remboursement des taxes à hauteur de 25% est possible28.
À noter que ces remboursements peuvent être refusés « dans des cas exceptionnels » prenant en compte notamment le comportement de la partie29. À l’inverse, les remboursements peuvent être augmentés dans les mêmes circonstances, et aller jusqu’à 100% s’ils menacent l’existence économique d’une partie30.
Les frais de justice
De la même manière que ce que nous connaissons devant les juridictions françaises, les frais de justice (qui comprennent les frais d’avocats, frais d’experts, de témoins, etc.) de la partie gagnante seront en règle générale supportés par la partie perdante devant la JUB31. Nous notons toutefois deux nouveautés par rapport à la pratique française :
dans les cas où une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la JUB pourra décider que les frais soient répartis équitablement entre défendeur et demandeur ou que chaque partie supporte ses propres frais.
après la décision au fond, et le cas échéant, une décision sur la détermination des dommages et intérêts, la partie ayant obtenu gain de cause pourra aussi obtenir une décision relative aux frais de justice par une procédure séparée32.
Le remboursement des frais de justice dans le cadre de cette décision sur les frais se fera dans la limite de plafonds fixés par le comité administratif, qui tiennent compte de la valeur du litige (laquelle devra donc aussi être déterminée pour une action en nullité)33. Sans entrer dans les détails, on retiendra qu’en fonction de la valeur du litige, les plafonds oscillent entre 38.000 euros et 2 millions d’euros. Par exception, dans des situations limitées, par exemple en cas d’affaires complexes ou lorsque plusieurs langues de procédure ont été utilisées, la JUB pourra, sur demande d’une partie, augmenter les plafonds de 50% (pour une valeur de litige jusqu’à 1 million d’euros) et de 25% (pour une valeur du litige comprise entre 1 million et 50 millions d’euros) et jusqu’à 5 millions d’euros pour les affaires dont la valeur du litige est de plus de 50 millions d’euros. La JUB pourra aussi baisser les plafonds applicables des frais à rembourser lorsque le remboursement de ces frais par la partie perdante menacerait son existence économique, en particulier si celle-ci est une PME, une ONG, une université, un organisme de recherche public ou une personne physique.
26 Règle 370.8 RPJUB. 27 Règle 370.9 (b) (c) RPJUB. 28 Règle 370.9 (a) RPJUB. 29 Règle 370.9 (e) RPJUB. 30 Règle 370.10 RPJUB. 31 Article 69.1 AJUB. 32 Règle 150 RPJUB. 33 Un projet de décision en ce sens (lien archivé) avait été élaboré par le comité préparatoire de la JUB, mais n’est pas encore finalisé à ce jour.
La preuve devant la JUB
L’AJUB définit des principes généraux en matière d’administration de la preuve et de présentation des faits. Les suivants doivent tout particulièrement retenir l’attention des justiciables et de leurs conseils :
La JUB basera ses décisions seulement sur les faits et preuves présentés par les parties ou introduits dans la procédure sur ordonnance de la Juridiction34.
Les représentants des parties devront faire preuve de loyauté dans l’administration de la preuve et la présentation des faits puisqu’ils ne devront pas dénaturer les points de droit ou des faits devant la JUB sciemment ou alors qu’ils avaient tout lieu d’en avoir connaissance35.
Si un fait allégué n’est pas spécifiquement contesté par une partie, il sera considéré comme constant entre les parties36. Il sera donc indispensable de contester chaque fait allégué par la partie adverse, sous peine de voir celui-ci considéré comme vrai par la JUB. Si une partie se fonde sur un fait contesté, elle devra donc produire des preuves au soutien de sa prétention37.
La charge de la preuve reposant sur la partie qui les invoque, une partie aura le droit de demander à la Juridiction d’ordonner à la partie adverse ou à un tiers de produire des preuves qui se trouvent sous leur contrôle38.
S’agissant des moyens de preuves, la JUB offre une palette d’outils très complète à la disposition des utilisateurs39 : audition des parties, demandes de renseignements, production de documents, audition de témoins, expertise, descente sur les lieux, tests comparatifs ou expériences, déclarations écrites faites sous la foi du serment. Certains de ces moyens de preuves sont nouveaux pour les praticiens français, comme l’audition de témoins et de parties, et pourront s’avérer intéressants à utiliser.
Les moyens de preuves disponibles sont variés et nombreux, probablement afin de permettre aux juges de différentes nationalités et sensibilités de conduire les procédures d’une manière similaire à leur pratique nationale. Il sera intéressant d’examiner dans quelle mesure les divisions centrale, locales et régionales de la JUB développeront une approche unifiée dans le recours à ces divers moyens de preuves, ou bien si des spécificités locales se développeront.
La saisie façon JUB : aussi attractive que la saisie contrefaçon à la française ?
En France, comme en Belgique et en Italie, la saisie-contrefaçon est à l’heure actuelle la procédure reine pour obtenir des preuves de la contrefaçon et la grande majorité des actions en contrefaçon débute par cette une mesure en raison de son efficacité et de son coût modéré, alors qu’elle est peu utilisée en Allemagne ou aux Pays-Bas. En sera-t-il de même avec la JUB ?
L’équivalent de la saisie-contrefaçon (ou ordonnance de conservation des preuves) est prévue à l’article 60 de l’AJUB, qui dispose que la Juridiction peut, avant même l’engagement d’une action au fond, ordonner des mesures provisoires et rapides pour conserver des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon alléguée. Ces mesures peuvent inclure la description détaillée (avec ou sans prélèvement d’échantillons) ou la saisie matérielle des produits litigieux. Pour être valable, la saisie JUB devra être suivie d’une action au fond engagée dans un délai de 31 jours civils ou 20 jours ouvrables (comme c’est le cas avec la procédure de saisie-contrefaçon que nous connaissons en France).
Si des similitudes existent, la saisie devant la JUB est toutefois différente de la saisie-contrefaçon française. Sans entrer dans tous les détails d’une comparaison entre les deux types de saisie et de leurs avantages et inconvénients respectifs (qui pourront faire l’objet d’un avis spécifique de vos conseils), il convient de relever que :
La saisie JUB a une portée territoriale très large puisqu’une mesure de saisie pourra être exécutée dans plusieurs États participants à la JUB, ce qui en fait un moyen de preuve intéressant pour les litiges où les actes de contrefaçon se produisent sur le territoire de plusieurs États.
La saisie JUB est par principe contradictoire : si le demandeur veut que la saisie soit ordonnée sans que l’autre partie (le défendeur) en soit informée, il devra exposer les motifs pour qu’elle ne soit pas entendue40 (en indiquant par exemple qu’un retard causerait un préjudice irréparable, un risque de destruction ou dissimulation des preuves, la nécessité de recourir à l’effet de surprise etc.). Toutefois, même si le demandeur a demandé à ce que le défendeur ne soit pas entendu, la JUB pourra décider de l’informer de la demande de saisie et l’inviter à déposer une opposition à cette demande41. Heureusement pour le demandeur, si la JUB décide d’informer le défendeur, elle devra auparavant donner au demandeur la possibilité de retirer sa demande, qui pourra alors demeurer confidentielle.
La saisie JUB « donne la parole au défendeur » avec le système du « mémoire préventif », qui constitue un changement majeur par rapport à la saisie que nous connaissons. Prévu à la Règle 207 du règlement de procédure, ce système permet à un défendeur potentiel à toutes mesures provisoires (donc à une saisie) de déposer un mémoire préventif au greffe dans lequel il expose les raisons pour lesquelles la mesure ne devrait pas être ordonnée. À la différence d’une demande d’interdiction provisoire, il est à notre avis peu probable qu’un mémoire préventif constituera un facteur déterminant, dans la mesure où la saisie est une mesure probatoire. Il pourrait néanmoins influer sur l’étendue des mesures que le juge sera amené à accorder, et surtout à favoriser le recours à des mesures de protection du secret des affaires.
Le rapport de saisie JUB est limité à la JUB : à la différence de la saisie française, dans laquelle le procès-verbal peut être utilisé dans toutes procédures, y compris à l’étranger, le rapport de la saisie JUB ne pourra être utilisé que dans le cadre d’une procédure JUB au fond42, sauf précision contraire de la Juridiction.
En résumé, si elle présente des avantages quant à sa portée territoriale, la saisie JUB est moins aisée à mettre en œuvre pour les brevetés que la saisie-contrefaçon française. Seul le temps permettra de dire si ce moyen de preuve sera vraiment utilisé par les parties, et si certaines divisions seront plus enclines à renforcer son efficacité en y faisant droit ex parte.
Pour les situations où la contrefaçon doit être stoppée rapidement (et bien avant que n’intervienne une décision au fond dans un délai d’une année) il sera possible de solliciter des mesures d’injonctions à l’encontre d’un contrefacteur supposé.
Les injonctions visent à43 :
prévenir toute contrefaçon imminente,
interdire provisoirement la poursuite de la contrefaçon présumée,
subordonner la poursuite de la contrefaçon présumée à la constitution de garanties visant à assurer l’indemnisation du breveté.
La JUB pourra ordonner une mesure d’interdiction provisoire à l’encontre du défendeur, la saisie ou la remise des produits soupçonnés de contrefaçon pour empêcher leur circulation, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du défendeur, y compris le blocage de ses comptes bancaires, ainsi qu’une provision44.
La demande de mesures provisoires devra être motivée et très détaillée. Le demandeur devra exposer les mesures sollicitées, les motifs pour lesquels des mesures provisoires sont nécessaires pour empêcher une menace de contrefaçon ou la poursuite de la contrefaçon alléguée45 et pourquoi son intérêt à obtenir ces mesures doit prévaloir sur les intérêts du défendeur46. Il devra aussi apporter des preuves suffisantes pour convaincre le juge qu’il est titulaire d’un brevet valable et que le brevet est contrefait ou susceptible de l’être47.
En cas de demande présentée de manière non-contradictoire, les motifs pour lesquels le défendeur ne doit pas être entendu doivent être expliqués (comme pour la saisie-contrefaçon). Un devoir de loyauté élevé du demandeur est attendu par la JUB : le demandeur a le devoir de divulguer tout fait important dont il a connaissance qui pourrait influencer la JUB dans sa décision de rendre une ordonnance sans entendre le défendeur ainsi que toute procédure pendante ou tentative infructueuse dans le passé d’obtenir des mesures provisoires sur la base du même brevet48.
Il faut aussi relever que, comme pour la saisie, même si le demandeur a demandé que le défendeur ne soit pas entendu, la JUB pourra décider de l’informer de la demande de mesures provisoires et l’inviter à former une opposition à la demande, convoquer les parties à une audience (avec le défendeur ou le requérant seul)49. Seulement dans les cas d’extrême urgence, la JUB pourra immédiatement statuer sur la demande.
Pour statuer sur la demande de mesures provisoires, la JUB examinera en particulier :
la validité apparente du brevet, c’est-à-dire s’il a été maintenu au terme d’une procédure d’opposition ou s’il a fait l’objet d’une procédure devant toute autre juridiction ;
l’urgence de l’affaire ;
si le défendeur a été entendu ;
si un mémoire préventif a été déposé. Nous avons vu ci-dessus que toute personne estimant probable qu’une demande de mesures provisoires soit formée prochainement à son encontre peut déposer un tel mémoire50, qui aura probablement un intérêt bien plus important en matière d’interdiction provisoire.
Il faut aussi retenir que la JUB pourra décider de convoquer les parties à une audience orale. La décision pourra être rendue oralement aux parties à la fin de l’audience, ou bien par écrit dès que possible après la clôture de l’audience51. Si une action au fond n’est pas engagée dans un délai de 31 jours civils ou 20 jours ouvrables à partir de la date fixée par la JUB dans son ordonnance, le défendeur pourra demander la rétractation des mesures provisoires52.
Pour plus d’informations sur vos options stratégiques en matière de procédure devant la JUB, nous vous invitons à contacter nos équipes.
Comme indiqué dans notre première Newsletter du 12 décembre dernier, c’est officiel : la JUB devrait ouvrir ses portes et recevoir ses premiers dossiers le 1er juin 2023, soit deux mois plus tard que la date précédemment annoncée du 1er avril 20231. Cette deuxième Newsletter a pour objectif d’expliquer les implications stratégiques de l’« opt-out » pour les titulaires et demandeurs de brevets et demandes de brevets européens.
La troisième Newsletter (à paraître le mois prochain) sera consacrée aux enjeux, notamment procéduraux, de la mise en place de la JUB, laquelle va entraîner des changements radicaux sur le plan contentieux, notamment eu égard aux délais de jugement (très courts), aux dommages et intérêts, aux injonctions, etc.
Principes de base : compétence de la JUB et opt-out
Dans les États participants2, la compétence de la JUB peut être résumée ainsi :
Par principe, tous les brevets unitaires (BU3) et les brevets européens classiques (EP) sont soumis à la juridiction de la JUB.
Cependant, pendant une période transitoire de 7 ans4 à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (AJUB)5 :
Les juridictions nationales ou autorités nationales resteront compétentes pour connaître d’une action en contrefaçon ou en nullité d’un brevet EP6. Autrement dit, durant cette période, il y aura une compétence concurrente de la JUB et des juridictions nationales pour le contentieux des brevets EP : les brevetés pourront choisir de défendre leurs brevets EP, et les tiers pourront choisir de les attaquer, soit devant la JUB soit devant une juridiction nationale.
Les titulaires et demandeurs de brevets EP pourront décider de déroger à la compétence de la JUB, en exerçant une option de retrait appelée « opt-out »7.
En exerçant l’opt-out, les brevets EP ne seront plus soumis à la compétence de la JUB ; seules les juridictions nationales seront compétentes.
L’opt-out pourra être retiré à tout moment (c’est-à-dire y compris après la fin de la période transitoire), sous réserve qu’aucune action n’ait déjà été engagée devant une juridiction nationale pour le brevet ou CCP en cause. Cette faculté communément appelée « opt-in », si elle est exercée, sera irrévocable.
1 Le communiqué de la JUB est disponible sur ce lien officiel. 2 À ce jour au nombre de 17 États membres de l’UE : Portugal, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Danemark, Autriche, Slovénie, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie et Malte. 3 Brevet européen à effet unitaire, désigné pour simplifier Brevet Unitaire (BU). 4Qui pourrait être prolongée de 7 ans supplémentaires, après consultation menée par le comité administratif de la JUB auprès des utilisateurs du système, 5 ans après l’entrée en vigueur de l’AJUB (article 83.5 AJUB). 5L’AJUB est disponible sur ce lien. Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er juin 2023. 6Article 83.1 AJUB. 7Article 83.3 AJUB. 8Article 83.4 AJUB
Dans les États non-participants (voir notre Newsletter précédente), les brevets EP restent soumis à la compétence exclusive des juridictions nationales.
Principes pratiques essentiels sur l’opt-out
L’exercice de l’opt-out est soumis à plusieurs conditions qu’il convient de garder à l’esprit :
L’opt-out est uniquement possible pour les brevets et pour les demandes de brevet EP publiées9. Les BU ne peuvent pas faire l’objet d’un opt-out. L’opt-out s’applique à tous les États participants désignés dans le brevet EP ; dès lors, si un BU est obtenu, il ne sera jamais possible de solliciter un opt-out, même pour des États participants non couverts par le BU parce qu’ils auront rejoint l’AJUB postérieurement à l’obtention du BU.
L’opt-out n’est plus possible si une action a déjà été engagée devant la JUB (le brevet est alors définitivement verrouillé, en d’autres termes « locked-in », dans le système JUB)10.
L’opt-out peut être demandé de façon anticipée, au plus tôt 3 mois avant l’entrée en vigueur de l’AJUB, pendant la période appelée « sunrise period »11, qui débutera finalement le 1er mars 2023. Cette possibilité d’opt-out anticipé a pour but d’éviter d’être « locked-in » dans le système JUB, ce qui serait le cas si un tiers lançait une action devant la JUB le 1er juin 2023 à 00h01.
L’opt-out peut encore être demandé après l’entrée en vigueur de l’AJUB, à tout moment et au plus tard 1 mois avant la fin de la période transitoire initiale de 7 ans12.
L’opt-out se demande auprès du greffe de la JUB, via le « UPC Case Management System » (CMS). Il est recommandé de passer par un représentant habilité, tel qu’un avocat ou un mandataire en brevets européens, en raison des subtilités afférentes à cette demande qui seront exposées dans la suite de cet article.
Quand le brevet (ou la demande de brevet) EP est détenu(e) par plusieurs personnes, tous les titulaires (ou demandeurs) doivent faire la demande d’opt-out simultanément13. À défaut, l’opt-out est invalide. Si la personne qui demande l’opt-out n’est pas le titulaire ou demandeur dans les registres (de l’OEB ou de l’INPI), elle doit déposer une déclaration selon laquelle elle est bien propriétaire du brevet ou de la demande EP14.
Si aucune action n’a été engagée entre-temps devant une juridiction nationale15, l’opt-out peut être retiré à tout moment, autrement dit le brevet (ou la demande) EP sera replacé(e) sous la compétence concurrente de la JUB (puis la compétence exclusive à la fin de la période transitoire). On parle alors d’« opt-in ». Il ne sera alors plus possible de faire un nouvel opt-out par la suite16. Tous les titulaires (ou demandeurs) du brevet (ou de la demande de brevet) doivent faire simultanément ce retrait d’opt-out, pour qu’il soit valide17. Le retrait n’est donc plus possible si une action nationale a déjà été engagée : on dit que le brevet est alors « locked-out ».
Dans la mesure où le greffe de la JUB n’effectuera aucun contrôle d’identité des demandeurs d’opt-out ou d’opt-in, certains acteurs se sont inquiétés du risque d’opt-out ou opt-in illégitimes et/ou frauduleux, qui pourraient exposer un brevet à une action devant la JUB ou une juridiction nationale contre la volonté des titulaires ou demandeurs de brevet. Le Règlement de procédure de la JUB (RPJUB) a été modifié pour répondre à ces inquiétudes, via la règle 5A, qui prévoit une procédure simplifiée et rapide auprès du greffe pour demander la suppression d’une demande d’opt-out ou d’opt-in non autorisée en motivant sa demande18.
La demande d’opt-out prendra effet dès son inscription au registre par le greffier19. À moins que l’opt-out ne soit retiré, il restera en vigueur durant toute la durée de protection du brevet EP. Autrement dit, il perdurera même après la fin de la période transitoire de 7 ans.
9 Règle 5.1 du Règlement de procédure de la JUB (RPJUB) disponible sur ce lien. 10 Article 83.3 AJUB. 11 Prévue à la règle 5.12 RPJUB. 12Article 83.3 AJUB. 13Règle 5.1 (a) (1ère phrase) RPJUB. 14Règle 5.1 (a) (2e phrase) RPJUB. 15Article 83.4 AJUB.
Quelle attitude adopter vis-à-vis de l’opt-out ?
À partir du 1er mars 2023, les titulaires et demandeurs de brevets auront le choix entre deux attitudes vis-à-vis de l’opt-out :
Ne rien faire, et dans ce cas tous leurs brevets et demandes de brevets EP seront soumis à la juridiction concurrente des tribunaux nationaux et de la JUB dans les États participants ; ou
Faire une demande d’opt-out, pour certains ou pour l’ensemble de leurs brevets et demandes de brevets EP de leur portefeuille, pour les exclure de la juridiction de la JUB.
Afin de les aider dans ce choix, il convient de discerner les avantages et les inconvénients d’être soumis à la juridiction de la JUB.
La JUB va permettre une centralisation du contentieux des brevets présentant de nombreux avantages pour les titulaires et demandeurs de brevets :
Pour les litiges en contrefaçon transnationaux, une action en contrefaçon unique pourra désormais être introduite devant la JUB (au lieu d’une action devant chaque juridiction nationale où la contrefaçon est reprochée comme c’est le cas actuellement), permettant l’obtention d’une seule décision valable dans tous les États participants à la JUB en même temps (soit 17 pays au départ, et probablement 25 voire 27 pays dans un proche avenir) avec une réduction substantielle des coûts de procédure ;
De manière générale, la JUB devrait permettre d’obtenir une décision plus rapide (la procédure devant la JUB est censée durer une année20) que devant les juridictions nationales ;
Il sera enfin possible d’obtenir une mesure d’interdiction de portée transnationale, comme en matière de marques et de modèles européens ;
Lesdommages et intérêts pour indemniser de la contrefaçon seront substantiellement plus élevés (car les actes de contrefaçon indemnisés porteront sur tous les États participants à la JUB) ;
La JUB met à la disposition de ses utilisateurs de nombreux moyens de preuve21 afin d’apporter la preuve de la contrefaçon reprochée (saisie-contrefaçon, production forcée de documents, expertise judiciaire, auditions des parties et des témoins, tests comparatifs et expériences) ;
Dès lors que le contentieux sera unifié devant la JUB, on peut espérer une plus grande harmonisation des décisions au niveau européen, ce qui contribuera à augmenter la sécurité juridique. C’est d’autant plus le cas que les décisions de la JUB seront rendues par un panel de juges sélectionnés parmi les plus expérimentés en Europe en litiges de brevets, lequel comprendra quasi-systématiquement un juge technicien spécialisé dans le domaine technique du brevet (généralement mandataire en brevets européens ou ancien examinateur de brevets).
16Règle 5.10 RPJUB. 17 Règle 5.7 RPJUB, par référence à la règle 5.1 (a). 18 Règle 5A RPJUB. 19 Article 83.3 (dernière phrase) AJUB.
Bien que cette juridiction doive encore faire ses preuves, la JUB devrait être un outil puissant au service des brevetés, qui leur permettra d’assurer une défense plus efficace de leur(s) brevet(s) en passant par un guichet unique.
S’il fallait mentionner un inconvénient de la JUB, et il est d’importance, c’est certainement le risque de révocation centrale de leur brevet auquel s’exposent les titulaires. En effet, avec la JUB, un tiers pourra introduire une action en nullité unique devant la division centrale22 (ou devant les divisions locales, de manière reconventionnelle à une demande en contrefaçon23) et faire annuler le brevet dans tous les États participants. Toutefois, ce risque est à tempérer, car il existe déjà avec la possibilité de faire opposition au brevet européen, dans le délai de 9 mois à compter de sa délivrance. La différence est donc que cette attaque centrale sera possible à tout moment et ne sera pas limitée dans le temps.
Néanmoins, afin de se prémunir contre un tel risque, il sera possible pour les demandeurs de brevets, dans quelques États participants, dont la France et l’Allemagne, de sécuriser leur invention grâce au système dit de « double protection ». Autrement dit, à partir du 1er juin 2023, les demandeurs pourront pour une même invention obtenir une double protection par (i) un brevet national français et (ii) par un brevet unitaire ou un brevet EP n’ayant pas fait l’objet d’un opt-out24. Ce système est une avancée majeure pour les demandeurs de brevets ; il contraste avec la situation actuelle où un brevet français ne peut coexister avec un brevet EP validé en France, car le premier cesse de produire ses effets dès qu’il couvre la même invention que le brevet EP25, si ce dernier survit à une procédure d’opposition ou à l’issue du délai d’opposition de 9 mois. Ce système de double protection permettra ainsi aux brevetés de conserver une protection par un brevet national dans l’hypothèse où le brevet EP serait annulé par la JUB, et donc de réduire le risque de « mettre tous les œufs dans le même panier ».
20Point 7 du préambule du RPJUB. 21 Article 53 AJUB. 22 Article 33.4 AJUB. 23 Article 33.3 AJUB. 24 À noter que les règles de double protection seront variables suivant les pays : voir notre précédente newsletter sur ce sujet disponible sur ce lien.
Opt-out ou pas d’opt-out : comment choisir ?
Bien que la JUB présente de nombreux avantages, le fait qu’il s’agisse d’une juridiction nouvelle – dont la jurisprudence unitaire est à construire par des juges plurinationaux – peut conduire certains titulaires et demandeurs de brevets EP à légitimement se demander s’il convient de faire un opt-out, le temps de « voir », pour ne pas « essuyer les plâtres ».
Toutefois il convient de garder à l’esprit la « long arm juridiction » de la JUB : n’importe quelle partie peut être attraite devant la JUB par d’autres brevetés, même si elle a fait un opt-out pour chacun de ses propres brevets EP. Dans une telle hypothèse, elle en subira les inconvénients (temps de défense réduit par rapport au demandeur, méconnaissance du fonctionnement de la Juridiction), sans les avantages en demande (injonction et dommages-intérêts paneuropéens dans un délai de jugement d’environ un an).
C’est pourquoi un choix raisonné au cas par cas, qui tienne compte de tous les paramètres stratégiques, est à privilégier.
Pour faciliter cette réflexion, nous avons établi ci-après une liste non exhaustive de critères qui peuvent influencer le choix de faire un opt-out ou non :
La valeur stratégique de l’invention couverte par le brevetet la stratégie contentieuse de l’entreprise Sila demande ou le brevet couvre une technologie stratégique pour l’entreprise, rester devant la JUB permettra de défendre efficacement ce brevet en cas de contrefaçon et de bénéficier d’une décision ayant des effets dans tous les États parties à la JUB avec des dommages et intérêts plus élevés. Une décision positive devant la JUB pourrait aussi avoir un « effet domino » indirect sur la résolution des litiges devant d’autres juridictions.
La solidité ou la faiblesse du brevet ou du portefeuille de brevets Les demandeurs ou titulaires de brevet pourront être tentés de faire une demande d’opt-out pour des brevets faibles dont ils savent que la validité pourrait être facilement contestée devant la JUB. En revanche, s’ils savent leurs brevets solides sur le plan de la validité (notamment s’ils ont déjà survécu à un litige ou à une procédure d’opposition devant l’OEB), le risque d’une révocation centrale devant la JUB est plus faible et la demande d’opt-out n’est pas forcément pertinente.
La situation du demandeur ou titulaire de brevet sur le marché vis-à-vis de ses concurrents Certains titulaires de brevets pourront penser que la solution la plus sûre est de faire une demande d’opt-out pour la plupart voire tous les brevets de leur portefeuille. Outre le fait que cette approche va nécessiter de poursuivre une politique d’opt-out à chaque dépôt d’une nouvelle demande de brevet EP, il conviendra d’agir vite, car l’opt-out n’est possible que si aucune action portant sur le brevet EP en question n’a déjà été engagée devant la JUB, y compris par un tiers. Si un brevet est fragile et/ou si son titulaire craint que l’un de ses concurrents n’engage une action en nullité devant la JUB, il devra faire une demande d’opt-out aussi vite que possible à compter de la publication de la demande pour éviter qu’un concurrent ne saisisse la JUB avant26, bloquant ainsi la possibilité d’exercer un opt-out.
À l’inverse, les titulaires qui envisagent de faire un opt-out sur tout ou partie de leur portefeuille en comptant sur la possibilité de le retirer (opt-in) juste avant d’agir en contrefaçon devant la JUB, doivent garder à l’esprit le risque d’être « locked-out ». En effet, une telle stratégie pourrait être contrecarrée par un concurrent simplement en initiant une procédure nationale27 impliquant le(s) brevet(s) en question dans n’importe quel État participant préalablement au retrait de l’opt-out.
En cas d’opt-out, si le titulaire envisage d’initier une action devant un tribunal national parce que la contrefaçon est limitée au territoire d’un seul État, il devra veiller à faire un opt-in au préalable, s’il veut éviter de se retirer lui-même la possibilité d’agir ultérieurement devant la JUB en cas de contrefaçon transnationale.
25Article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), dans sa version actuellement en vigueur.
La décision de permettre ou non la compétence de la JUB dépendra de la situation de chaque entreprise, voire de chaque brevet. Une réflexion globale sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l’opt-out doit être menée dès maintenant avec vos conseils afin d’être prêt pour le lancement de la JUB.
D’ici le 1er mars 2023, comment se préparer ?
Les demandeurs et titulaires de brevets doivent se préparer dès à présent au lancement de la JUB, ce qui passe par :
La définition d’une stratégie vis-à-vis de l’opt-out, en faisant le choix de rester dans le système JUB ou d’en sortir.
En cas de décision d’opt-out, avec l’aide de votre conseil :
Définir la liste des brevets devant faire l’objet d’un opt-out.
Recueillir l’accord de tous les titulaires ou demandeurs des brevets dont l’opt-out est envisagé, car tous doivent déposer la demande d’opt-out.
Vérifier qu’ils sont bien tous inscrits comme titulaires (ou demandeurs) du brevet dans tous les États européens où le brevet est en vigueur (ou la demande est déposée).
Si un accord de licence a été conclu sur un brevet dont l’opt-out est envisagé, revoir l’accord de licence pour vérifier les éventuelles clauses applicables au sujet de la JUB et de l’opt-out, notamment pour vérifier si un consentement du licencié est requis.
De manière générale, l’ensemble des contrats impliquant des brevets EP (contrat de R&D, contrat de consortium, contrat de collaboration, etc.) doit être audité afin d’examiner l’impact de la JUB sur ceux-ci, et si nécessaire les modifier par avenants ; ceci pour régler par avance la question du dépôt éventuel d’un BU, d’une double protection, du dépôt d’un opt-out ou opt-in, du lancement d’une action devant une juridiction nationale ou la JUB, etc.
Réfléchir au dépôt d’un brevet national (ou à son maintien) en complément d’un brevet EP ou d’un BU afin d’obtenir une double protection de l’invention par brevet.
26Voir l’article 32.1 AJUB – en introduisant, par exemple, une action en nullité, en constatation de non-contrefaçon ou une action visant à obtenir une mesure provisoire ou conservatoire et des injonctions. 27 Comme par exemple, une action en constatation de non-contrefaçon, une action en nullité, ou une action visant à obtenir une mesure provisoire ou conservatoire et des injonctions, y compris à l’égard d’une demande de brevet européen (règle 5(6) RPJUB).
L’entrée en vigueur de l’Accord relatif à une Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) du 20 juin 20131 est suspendue à sa ratification par l’Allemagne (qui a déjà procédé à sa signature).
Le 5 décembre 2022, la JUB a annoncé2 qu’elle commencera à fonctionner le 1er juin 2023, soit deux mois plus tard que la date précédemment annoncée du 1er avril 2023. Ceci implique que la « sunrise period » commencera à compter du 1er mars 2023, et non du 1er janvier 2023.
L’Office européen des brevets (OEB), quant à lui, a annoncé3 que la date d’entrée en vigueur des mesures transitoires qu’il a mises en place pour le brevet unitaire reste fixée au 1er janvier 2023.
La mise en place de la JUB entraînera, à court ou moyen terme, une révolution majeure du contentieux des brevets en Europe et donc de la stratégie liée aux brevets européens.
L’entrée en vigueur de l’Accord entraînera aussi automatiquement celle du Règlement (UE) n°1257/2012 du 17 décembre 2012, créant le brevet dit unitaire4, conformément à son article 18.
En vue d’anticiper ces importants changements, nous allons y consacrer trois newsletters consécutives :
La première, à savoir celle-ci, est dédiée au brevet unitaire, 1/3
La deuxième portera sur l’opt-out (ou dérogation), en particulier pour explorer les stratégies à appliquer pendant la sunrise period du 1er mars au 31 mai 2023, 2/3
La troisième sera consacrée aux enjeux, notamment procéduraux, de la mise en place de la JUB, laquelle va entraîner des changements radicaux sur le plan contentieux, notamment eu égard aux délais de jugement (très courts), aux dommages et intérêts, aux injonctions, etc. 3/3
1) Qu’est-ce qu’un brevet unitaire ?
Comme la plupart d’entre vous le savent, le brevet européen n’est pas, contrairement à ce que son nom indique, un titre de portée européenne, à la différence des marques ou des dessins et modèles de l’UE. En effet, si la procédure d’examen (incluant l’opposition) est unifiée devant l’OEB, conformément à la Convention sur le Brevet Européen (CBE)5, le brevet européen doit ensuite faire l’objet d’une validation nationale dans chaque pays membre de la CBE dans lequel le breveté souhaite disposer de la protection et chacune des validations nationales constitue un titre distinct.
Ce système entraîne un certain nombre de conséquences, notamment financières et administratives (chaque validation nationale fait l’objet de taxes et de frais de représentation, et les annuités, une fois la procédure d’examen terminée, doivent être payées dans tous les Etats où l’on veut maintenir une validation) et procédurales (les actions en justice doivent être exercées devant des tribunaux nationaux et n’ont d’effet que pour le territoire de l’Etat en cause, chaque validation d’un même brevet européen peut faire l’objet de licences ou de cessions indépendantes).
Le brevet unitaire (à savoir le brevet européen à effet unitaire) a vocation à supprimer cette complexité, en créant un véritable titre unifié dans tous les Etats membres de l’UE participant à la coopération renforcée6, qui relèvera de la compétence exclusive d’une juridiction supranationale, à savoir la JUB.
1 L’accord est disponible sur ce lien officiel. 2Le communiqué de la JUB est disponible sur ce lien officiel. 3 Le communiqué de l’OEB est disponible sur ce lien officiel. 4 Le règlement 1257/2012 est disponible sur ce lien. A noter que ce règlement est accompagné du règlement 1260/2012 concernant les modalités de traduction, disponible sur ce lien. 5 La CBE du 5 octobre 1973, incluant ses révisions, est disponible à partir de ce lien. 6 La coopération renforcée est un mécanisme par lequel un groupe minimum de neuf États membres de l’UE est autorisé à créer des instruments juridiques dans un domaine particulier au sein de l’UE, pour lui permettre de progresser plus vite dans ce domaine que les autres États membres, qui peuvent décider de rester en dehors ou de le rejoindre à un rythme différent.
Autrement dit, le brevet unitaire sera géré au niveau d’un seul office, l’OEB. Il n’y aura plus de formalités de validation et les annuités seront payables en une seule fois à l’OEB7. En outre, les décisions de justice vaudront pour le territoire de tous les Etats membres participants et non plus seulement sur le territoire d’un seul Etat. Par exemple, il suffira d’une seule décision pour statuer sur la validité du brevet unitaire sur l’ensemble des Etats participants, tandis que la contrefaçon pourra de la même façon être reconnue sur tout le territoire en cause. Au passage, il sera enfin possible d’obtenir une mesure d’interdiction transnationale, comme en matière de marque ou modèle européen8.
Il est important de souligner que le brevet unitaire et la JUB sont des mécanismes de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas du brevet européen, lequel regroupe 44 Etats membres, d’extension ou de validation, dont de nombreux Etats tiers à l’UE, comme la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni, à savoir :
7 Le montant des annuités unitaires devrait correspondre au montant moyen des annuités pour un brevet européen classique validé dans 4 pays. Voir l’article 12.2.c) du règlement 1257/2012. 8 Il convient de préciser que certaines actions resteront de la compétence des juridictions nationales même pour un brevet unitaire, à savoir celles ne relevant pas de la compétence matérielle de la JUB : il s’agit notamment des actions relatives à un contrat (licence par exemple), la revendication de propriété ou les inventions de salariés. Dans ce cas, il faudra saisir la juridiction compétente selon le règlement Bruxelles 1bis.
Naturellement, le brevet unitaire ne pourra pas avoir d’effet dans les Etats qui sont membres de la CBE, mais pas de l’UE. Il n’aura pas non plus un effet unitaire dans les deux Etats membres de l’UE qui ne participent pas à la coopération renforcée ayant donné lieu au règlement 1257/2012 (à savoir la Croatie et l’Espagne) ni dans les huit autres qui participent à la coopération renforcée mais n’ont pas encore ratifié l’accord sur la JUB (à savoir la Pologne, Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, la Roumanie et la Slovaquie).
Dans tous ces pays, le brevet européen restera un brevet européen classique, sans effet unitaire, avec les conséquences habituelles (formalités de validation pays par pays avec traduction éventuelle, paiement des annuités au niveau national, compétence des tribunaux nationaux, etc.).
A la date de la présente newsletter, le brevet unitaire concernera donc 17 Etats membres de l’UE9 :
9 Portugal, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Danemark, Autriche, Slovénie, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie et Malte.
Les 8 Etats qui participent déjà à la coopération renforcée rejoindront probablement le club des 17 dans un proche avenir, pour aboutir à un territoire unique de 25 Etats (et même l’Espagne pourrait décider de rejoindre la coopération renforcée à l’occasion de la Présidence Espagnole de l’UE au 2nd semestre 2023) :
Toutefois l’étendue territoriale du brevet unitaire sera déterminée à la date de l’enregistrement à l’OEB de cet effet unitaire10. Autrement dit, il n’est pas prévu d’étendre l’effet unitaire d’un brevet déjà délivré à des Etats qui rejoindraient l’accord sur la JUB après ledit enregistrement.
2) Comment obtenir un brevet unitaire ?
Rien ne change dans les procédures de dépôt et d’examen des brevets européens par l’OEB. Le brevet unitaire, ou plutôt l’effet unitaire du brevet européen, se présente comme une nouvelle option, facultative, pouvant être activée pour tout brevet européen qui sera délivré postérieurement à la date d’entrée en vigueur (le 1er juin 2023, d’après les dernières annonces).
En pratique, la demande d’effet unitaire est une formalité simple, devant être accomplie par le déposant ou son mandataire dans un délai d’un mois11 à compter de la décision de délivrance du brevet européen. Il suffira de faire inscrire l’effet unitaire sur le Registre Européen des Brevets (la demande n’est pas assortie d’une taxe12).
L’article 6 du Règlement (UE) 1260/2012 prévoit une période transitoire de 6 ans (renouvelable pour deux ans) pendant laquelle la demande d’effet unitaire devra obligatoirement être assortie d’une traduction de l’intégralité du texte du brevet :
Soit en anglais, si le brevet est en français ou en allemand (cette traduction en anglais sera le plus souvent déjà à disposition, par exemple lorsque des brevets équivalents auront été demandés hors d’Europe),
Soit dans n’importe quelle autre langue officielle de l’UE, si le brevet est en anglais.
10 Article 18.2 deuxième paragraphe du règlement 1257/2012. 11 Article 9.1.g) du règlement 1257/2012 et Règle 6 du règlement d’application du 15 décembre 2015 relatif au règlement 1257/2012, disponible sur ce lien. A noter que l’effet unitaire peut faire l’objet d’un recours en restauration conformément à la règle 22 du règlement d’application. 12 Règle 5.II.5 du règlement d’application précité
L’objectif étant de parvenir à un système de traduction automatique fiable des textes de brevet dans toutes les langues officielles de l’UE à la fin de cette période transitoire.
Si les formalités de traduction sont donc nettement réduites par rapport à un brevet européen classique avec validation nationale13, il faut tout de même souligner qu’en cas de procès (donc devant la JUB), le breveté aura l’obligation de fournir à ses frais :
En cas de procès en contrefaçon, une traduction soit dans la langue de l’Etat où la contrefaçon alléguée a eu lieu soit dans celle de l’Etat où le contrefacteur est domicilié, au choix de ce dernier14,
Une traduction dans la langue officielle de la juridiction, à la demande de cette dernière15. En pratique ceci sera limité aux actions relevant de la compétence des divisions locales et régionales de la JUB16, dès lors que la langue de procédure de la division centrale sera celle du brevet17.
Il faut également mentionner deux autres mesures transitoires, à savoir :
La possibilité de demander un effet unitaire par anticipation, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB, à compter de la ratification de cet accord par l’Allemagne18.
La possibilité de solliciter un report de délivrance à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB pour les demandes de brevet européen en cours d’examen19. A nouveau, cette faculté sera ouverte à compter de la date de ratification de l’accord sur la JUB par l’Allemagne.
Le report doit être demandé à la suite de la notification selon la règle 71(3) de la CBE (notification du texte et des données bibliographiques) mais avant ou simultanément avec l’accord du demandeur sur le texte du brevet.
Ces deux possibilités seront ouvertes à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 mai 202320.
En pratique, il sera intéressant de solliciter le report de la délivrance à la date d’entrée en vigueur de la JUB, afin de pouvoir disposer de suffisamment temps pour décider, au cas par cas, s’il est stratégiquement pertinent de solliciter un effet unitaire, ou de conserver la compétence concurrente des tribunaux nationaux et de la JUB, ou au contraire de faire un opt-out, pour échapper à la compétence de la JUB. C’est pourquoi, une demande anticipée d’effet unitaire ne devrait être envisagée qu’après avoir procédé à une étude d’opportunité et stratégique.
13 Pour rappel, malgré le protocole de Londres par lequel certains pays ont renoncé partiellement aux exigences de traduction, il reste souvent nécessaire de fournir une traduction dans la langue officielle au moins des revendications (Albanie, Croatie, Danemark, Finlande, Hongrie, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Pays-Bas, Norvège, Slovénie et Suède) voire de tout le brevet (Autriche, Bulgarie, Grèce, république Tchèque, Estonie, Espagne, Grèce, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Turquie). Détails disponibles sur ce lien. A noter que le protocole de Londres ne s’applique pas aux exigences de traduction en cas de litige. 14 Article 4.1 du règlement 1257/2012. 15 Article 4.2 du règlement 1260/2012. 16 Les articles 32 et 33 de l’accord sur la JUB déterminent la compétence des différentes divisions. 17 Article 49.6 de l’accord sur la JUB. 18 Communiqué de l’OEB du 22 décembre 2021 disponible sur ce lien. 19 Décision du président de l’OEB du 22 décembre 2021 disponible sur ce lien. 20 Communiqué de l’OEB du 6 décembre 2022 disponible sur ce lien.
3) Pourquoi demander un effet unitaire ?
Dès lors qu’il s’agit d’un choix optionnel, la question se pose pour tout déposant de faire usage ou non du brevet unitaire.
Les avantages attendus du brevet unitaire sont multiples :
Simplification administrative en supprimant les formalités (notamment de représentation) devant les offices de brevets nationaux, et donc les coûts correspondants qui s’élèvent typiquement à quelques centaines d’euros par pays.
Réduction des coûts de traduction, en supprimant les traductions du brevet européen exigées actuellement dans la langue nationale pour le texte complet (Italie, Portugal, Autriche) ou pour les revendications seulement (Pays-Bas, Suède, Danemark, etc.).
Réduction possible des coûts d’annuités : le coût de l’annuité forfaitaire est équivalent à environ 4 annuités nationales, pour une couverture territoriale égale à 17 pays.
Possibilité de bénéficier d’une double protection à l’aide d’un brevet national dans les Etats l’autorisant (à savoir France21, Allemagne, Danemark, Hongrie, Autriche, Estonie, Finlande et Suède22).
La carte ci-dessous synthétise la situation sur le double brevetage.
21 L’article L. 614-13 actuel du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un brevet français cesse de produire ses effets à compter de l’expiration de la période d’opposition sur un brevet européen couvrant la même invention : il s’agit de l’interdiction classique de double brevetage. Le futur article modifié L. 614-13-II du code de la propriété intellectuelle, qui entrera en vigueur en même temps que la JUB, prévoit à l’inverse qu’un brevet français couvrant la même invention qu’un brevet européen « classique » continuera à produire ses effets, en l’absence d’opt-out. De la même manière, l’article L. 614-16-3, applicable seulement aux brevets unitaires, permet également à un brevet français couvrant la même invention qu’un brevet unitaire de continuer à produire ses effets. En France (et en Allemagne qui a les mêmes règles), le double brevetage est donc un bénéfice octroyé aux titulaires de brevets européens qui acceptent la compétence de la JUB. 22 D’après le questionnaire SC/3/22 Corr 1 publié par l’OEB le 21 mars 2022 disponible sur ce lien. A noter que l’Estonie n’autorisera la double protection que pour le brevet à effet unitaire, à l’exclusion du brevet européen classique même en l’absence d’opt-out. A l’inverse, le Danemark, la Hongrie, l’Autriche et la Suède autorisent la double protection pour un brevet européen classique même en cas d’opt-out.
Position des Etats participants à la coopération renforcée sur le double brevetage (cumul du brevet européen et brevet national)
A l’inverse, les désavantages principaux d’un brevet unitaire consistent (pendant la période transitoire de 7 ans23 d’entrée en vigueur de la JUB) en :
L’impossibilité de demander un opt-out (y compris pour les 10 autres Etats membres non encore participants, qui adhéreraient ultérieurement à la JUB, car un brevet européen ne peut faire l’un d’un opt-out que pour tous les pays24) et donc d’échapper à la compétence de la JUB, notamment à une attaque centrale en nullité au-delà la période d’opposition de 9 mois après la délivrance
La renonciation à la compétence concurrente entre les Tribunaux nationaux et la JUB. En effet, des petits litiges circonscrits à un seul pays pourraient être plus efficacement poursuivis devant un Tribunal national.
23 Selon l’article 83 AJUB, cette période transitoire est prolongeable jusqu’à 7 ans supplémentaires. 24 Article 44 de l’Accord sur la JUB et Règle 5(1)b) du règlement de procédure de la JUB.
L’opt-out et les enjeux liés au contentieux JUB seront explorés dans les deux prochaines newsletters consacrées au sujet.
4) Lien entre brevet unitaire et CCP
Le brevet unitaire étant un brevet qui a effet sur le territoire d’au moins un Etat membre, il peut constituer un brevet de base au sens de l’article 2 du Règlement (CE) n°469/2009 relatif aux Certificats Complémentaires de Protection (CCP) pour les médicaments. Il en va de même pour le Règlement (CE) n°1610/96 relatif aux produits phytopharmaceutiques.
Le CCP est d’ailleurs explicitement visé dans l’Accord sur la JUB25.
Cela étant, il n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’obtenir un effet unitaire pour un CCP de la même manière que pour un brevet européen, faute de tout règlement en ce sens. La Commission européenne travaille actuellement sur un projet de CCP unitaire26 mais aucune proposition concrète n’a encore été formulée. Ceci signifie que les CCP seront toujours des titres nationaux délivrés par les offices de chaque Etat lors de l’entrée en vigueur du brevet unitaire et de la JUB.
Or, la JUB a bien compétence pour les CCP27 de la même manière que pour tout brevet européen.
Plus précisément, le CCP suit le sort du brevet de base : si celui-ci fait l’objet d’un opt-out, alors cet opt-out s’étend de jure à tous les CCP nationaux basés sur ce brevet28. A l’inverse, il n’est pas possible de faire un opt-out pour un CCP basé sur un brevet unitaire29 ou sur un brevet européen qui a déjà fait l’objet d’une action devant la JUB30. De même, il n’est pas possible de faire un opt-out limité au seul CCP, indépendamment du brevet de base (dans le cas par exemple où le brevet de base a déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur la JUB).
La situation des CCP est donc particulière :
Il s’agit de titres nationaux, délivrés et gérés par les offices nationaux. En cas de refus de délivrance, les juridictions des Etats membres resteront compétentes pour connaître d’un appel.
Mais ils sont soumis à la compétence de la JUB, sauf en cas d’opt-out du brevet de base, exclu en cas de brevet unitaire.
La question se pose si la portée territoriale d’un CCP basé sur un brevet unitaire pourrait différer de celle d’un CCP basé sur un brevet européen classique. Certains auteurs ont en effet invoqué l’article 30 de l’Accord sur la JUB31 ainsi que l’article 5 du règlement CCP32 pour soutenir qu’un CCP basé sur un brevet unitaire devrait aussi bénéficier d’une portée unitaire.
25 Voir notamment les articles 2h) et 30. 26 Elle a notamment émis un appel à contributions en mars 2022 disponible sur ce lien qui pourrait donner lieu à une proposition de règlement prochainement. 27 Article 3b) de l’Accord sur la JUB. 28 Règle 5.2 du règlement de procédure de la JUB disponible sur ce lien. 29 Règle 5.2 d) du règlement de procédure de la JUB 30 Règle 5.6 du règlement de procédure de la JUB, ensemble avec la règle 5.2 c). 31 « Un certificat complémentaire de protection confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. » 32 « Sous réserve de l’article 4, le certificat confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. »
Cette interprétation semble néanmoins difficilement compatible avec le statut de titre national du CCP. Au surplus, un CCP dépend par nature d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), qui peut être une AMM purement nationale. Un tel effet unitaire ferait courir un risque juridique important aux tiers, qui devraient alors vérifier l’existence de CCP nationaux dans tous les Etats membres de l’Accord sur la JUB, ainsi que potentiellement leur AMM nationale, lesquels peuvent être dans de nombreuses langues différentes. Il nous semble plus raisonnable de considérer, comme l’opinion majoritaire, qu’un CCP n’aura qu’un effet limité au territoire de l’Etat de délivrance, même lorsqu’il est basé sur un CCP unitaire.
Parmi les inconvénients d’un CCP basé sur un brevet unitaire, on peut relever :
Qu’il relève de la compétence exclusive de la JUB,
Qu’il ne peut faire l’objet d’un opt-out
Qu’une annulation d’un CCP national en raison de la nullité du brevet unitaire (ou du brevet européen sans opt-out) sur lequel il se base, est susceptible d’entrainer la nullité des autres CCP délivrés sur la même base dans les autres Etats participants à la JUB, par voie de conséquence, car une décision de nullité prononcée par la JUB s’étend au territoire de tous les Etats participants à la JUB33
Parmi les avantages d’un CCP basé sur un brevet unitaire (ou d’un brevet européen sans opt-out), on peut relever :
La possibilité d’agir devant la JUB sur la base de tous les CCP nationaux délivrés dans les Etats participants à la JUB simultanément (sous réserve que les propriétaires des CCP soient les mêmes).
La possibilité de baser le CCP national sur un brevet national et/ou le brevet unitaire, dans un certain nombre de pays participants
5) Les enjeux des stratégies de dépôt
Compte-tenu de son entrée en vigueur imminente, le brevet unitaire est une option à envisager d’ores et déjà pour toutes les demandes de brevets européens en instance.
En effet, plusieurs stratégies de protection sont envisageables à la fin de la procédure européenne :
Brevet européen sans effet unitaire (classique)
Brevet européen avec effet unitaire Sans validations classiques dans les pays non participants à la JUB
Brevet européen avec effet unitaire Avec validations classiques dans des pays non- participants à la JUB 34
CCP nationaux basés sur un Brevet européen avec effet unitaire
Résumé
Revient à continuer le système existant avec validations nationales
Effet unitaire sans validations nationales dans des pays non- participants à la JUB
Effet unitaire + validations nationales classiques dans des pays non-participants à la JUB
Effet unitaire + CCP nationaux classiques dans des pays participants à la JUB
Avantages
Pendant la période transitoire de 7 ou 14 ans : – Compétence concurrente des Tribunaux nationaux et JUB – Opt-out possible35 (exclusion de la compétence de la JUB)
Maîtrise de la portée territoriale du brevet pays par pays
Possibilité de bénéficier de la double protection dans certains Etats (DK, HU, AT, FI, SE + FR & DE en l’absence d’opt-out)
Titre unique valable dans 17 pays
Possibilité de bénéficier de la double protection avec des brevets nationaux dans le plus grand nombre d’Etats participants (FR, DE, DK, HU, AT, EE, FI & SE)
Réduction des coûts et des formalités dans les pays participants
Titre unique valable dans 17 pays + titres individuels dans jusqu’à 27 pays supplémentaires
Possibilité de bénéficier de la double protection avec des brevets nationaux dans certains pays participants
Réduction des coûts et des formalités dans les pays participants
Possibilité d’agir devant la JUB sur la base de tous les CCP simultanément dans 17 pays
Possibilité de baser le CCP sur le brevet national et/ou le brevet unitaire dans certains pays participants
Inconvénients
Coût et formalités plus élevés
Pas de double protection en FR & DE en cas d’opt-out
Opt-out impossible
Opt-out impossible pour tous les Etats membres participants actuels et futurs
Coût et formalités intermédiaires
Opt-out impossible pour tous les CCP basés sur le brevet unitaire
33 Article 34 de l’Accord sur la JUB. 34 Il faut relever que rien n‘est modifié quant aux coûts et aux formalités de validation dans les pays non-participants. 35 Sous réserve qu’aucune action devant la JUB n’ait déjà été engagée (article 83.3 AJUB). Le retrait de l’opt-out (ou opt-in) est possible sous réserve qu’aucune action devant un tribunal national n’ait déjà été engagée (article 83.4 AJUB).
A RETENIR :
– Le brevet unitaire est une option non taxée disponible pour toute demande de brevet européen, qui produira alors un effet unitaire dans les 17 Etats membres de l’UE ayant ratifié l’Accord sur la JUB (et prochainement jusqu’à 25 voire 27 Etats membres de l’UE)
– Il entrera en vigueur en même temps que l’Accord sur la JUB, soit le 1er juin 2023
– Dès le 1er janvier 2023, il sera possible de solliciter le report de la délivrance à la date d’entrée en vigueur de la JUB afin de disposer de temps pour décider, au cas par cas, de demander ou non l’effet unitaire.
– Les formalités du brevet unitaire seront simplifiées et les coûts réduits par rapport à un brevet européen classique.
– Le brevet unitaire sera soumis à la compétence exclusive d’une juridiction supranationale, la Juridiction Unifiée du Brevet, sans possibilité de solliciter un opt-out.
– Il sera possible de doubler la protection par des brevets nationaux, notamment en France et en Allemagne, pour vos brevets les plus importants, en cas de dépôt de brevet unitaire ou de brevet européen sans opt-out.
– Un CCP peut être basé sur un brevet national et/ou sur un brevet unitaire (ou un brevet européen non opt-out) dans les pays participants qui autorisent le double brevetage.
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